Rozpatrywanie zastrzeżeń

Postępowanie mające prowadzić do udzielenia patentu na wyna-lazek dotyczy interakcji między wnioskodawcami i ich przedsta-wicielami a urzędem patentowym w zakresie zgłoszenia patento-wego lub udzielonego patentu.

W większości postępowań o udzielenie patentu eksperci urzę-dów patentowych zgłaszają pewne uwagi do zastrzeżeń. W od-powiedzi zgłaszający lub jego pełnomocnik przedstawiają swoje argumenty na poparcie zgłaszanych zastrzeżeń.

Postępowanie w sprawie o udzielenie patentu w dużym stopniu może również obejmować prowadzenie korespondencji z urzę-dem patentowym: urząd może zgłosić uwagi do zastrzeżeń, a strona postępowania ustosunkowuje się do jego twierdzeń.

Postępowanie w sprawie zgłoszenia patentowego w poszczegól-nych krajach jest regulowane przez różne prawa i reguły. Należy ich ściśle przestrzegać. Największą wiedzę na ten temat mają lokalni rzecznicy patentowi.

ZOBACZ ANIMACJĘ Europejskie

zgłoszenie patentowe

JAK SKUTECZNIE PATENTOWAĆ

2.1 Europa

Postępowania w sprawie europejskich zgłoszeń patentowych są prowadzone w Europejskim Urzędzie Patentowym (EPO). Typo-wa procedura przyznania patentu składa się z etapów przedsta-wionych na rysunku poniżej.

Po dokonaniu europejskiego zgłoszenia patentowego najpierw należy ustalić, czy zawiera ono wszystkie wymagane dokumenty i czy spełnia wymogi formalne. Jeżeli zgłoszenie przejdzie bada-nie formalne, przygotowane zostaje sprawozdabada-nie z poszukiwa-nia (zawierające listę wszystkich dostępnych EPO dokumentów), które następnie wysyła się do wnioskodawcy. Sprawozdanie wy-mienia dokumenty, które mogą mieć istotne znaczenie dla oceny nowości i poziomu wynalazczego danego wynalazku.

Sprawozdanie z poszukiwania przedstawia wstępne zdolności pa-tentowe wynalazku. Lista dokumentów zawiera różne kategorie, np.

dokument oznaczony literą X jest uznawany przez urząd patentowy za rozpoznanie podważające nowość wynalazku, natomiast ozna-czony literą Y – podważające jego poziom wynalazczy.

ZGŁOSZENIE

PATENTOWE SPRAWOZDANIE

PATENT

Zgłoszenie

patentowe Sprawozdanie

z poszukiwania Publikacja

– upublicznienie Rozpatrywanie

zgłoszenia Udzielenie

patentu Walidacja

w urzędach

około 4–5 lat 18 miesięcy

możliwość wycofania wniosku

ZGŁOSZENIE PATENTOWE

GB FR DE

Sprawozdanie z poszukiwań jest zazwyczaj wysyłane do wnio-skodawcy przed opublikowaniem zgłoszenia patentowego.

Wnioskodawca może podjąć decyzję o wycofaniu wniosku, aby zapobiec jego opublikowaniu, np. jeżeli otrzyma negatyw-ne sprawozdanie z poszukiwania. Gdy tylko zgłoszenie zostanie opublikowane, zastrzeżenia mogą zapewnić ochronę tymczaso-wą. Jednakże pewną ochronę nadają dopiero zastrzeżenia rozpa-trzone i ostatecznie przyznane przez urząd patentowy.

Przed rozpoczęciem badania merytorycznego ekspert określi, czy zgłoszenie patentowe dotyczy tylko jednego wynalazku. Każdy udzielony patent będzie bowiem obejmować tylko jeden wyna-lazek. Jeżeli zgłoszenie zawiera ich większą liczbę, wnioskodawca może rozpocząć postępowanie w sprawie kolejnych wynalazków w zgłoszeniu wydzielonym (lub w kilku zgłoszeniach wydzielonych).

„1. Klucz, znamienny tym, że końcówka (1) ma zygzakowaty rowek (2)”.

„2. Dziurka od klucza, znamienna tym, że kołek (3) ma zygzakowaty profil (4)”.

Zastrzeżenia 1 i 2 zostaną uznane za jeden wynalazek, jeżeli rowek i kołek oddziałują ze sobą podczas odblokowywania, ponieważ są w pośrednim związku technicznym. Jeżeli rowek i kołek nie pasują do siebie i nie oddziałują ze sobą, wówczas zastrzeżenia 1 i 2 nie będą ze sobą zgodne.

Badanie merytoryczne trwa zazwyczaj od kilku miesięcy do kil-ku lat i obejmuje serię pisemnych komunikatów wydawanych przez EPO oraz odpowiedzi składanych przez wnioskodawcę, omawiających zdolność patentową zastrzeżeń i, w większości przypadków, wprowadzających do nich poprawki. Jeżeli wszyst-kie argumenty wnioskodawcy zostały rozważone i ekspert osta-tecznie zdecyduje się na odrzucenie zgłoszenia, wnioskodawca

JAK SKUTECZNIE PATENTOWAĆ

może złożyć odwołanie lub zgłoszenie wydzielone z tymi samy-mi zastrzeżeniasamy-mi, które znajdowały się w pierwszym zgłoszeniu (zwanym również pierwotnym), lub z częścią zastrzeżeń, które zostaną rozpatrzone dodatkowo do pierwszego zgłoszenia.

Zgłoszenia wydzielone mogą być składane w dowolnym czasie, o ile pierwsze zgłoszenie jest w trakcie rozpatrywania (tzn. przed jego przyznaniem lub odrzuceniem oraz w okresie, w którym moż-liwe jest złożenie odwołania). Treść zgłoszenia wydzielonego jest zazwyczaj taka sama jak pierwotnego i zawiera te same lub popra-wione zastrzeżenia.

Jeżeli ekspert uzna, że zastrzeżenia mają zdolność patentową, wydany zostaje komunikat o zamiarze ich uznania. Wniosko-dawca musi je następnie przetłumaczyć, ponieważ udzielony patent EP jest publikowany wraz z zastrzeżeniami w trzech języ-kach: angielskim, niemieckim i francuskim.

Po opublikowaniu przyznanego patentu europejskiego musi on zostać walidowany w tych krajach, w których wnioskodawcy mają zamiar objąć wynalazek ochroną z patentu europejskiego, dokonując m.in. odpowiednich opłat rocznych. W niektórych sytuacjach uprawniony z patentu europejskiego decyduje się na ochronę we wszystkich 38 państwach członkowskich (sygnatariu-szach konwencji o patencie europejskim). W wielu przypadkach wnioskodawca zdecyduje się na ochronę tylko w kilku krajach mających z jego punktu widzenia największy potencjał rynkowy.

Takie rozwiązanie pozwala uniknąć nadmiernych wydatków.

2.2 USA

Postępowania w sprawie zgłoszeń patentowych w USA są pro-wadzone przez Urząd Patentów i Znaków Towarowych USA.

ZGŁOSZENIE

z badania Udzielenie

patentu

USPTO, podobnie jak EPO, po otrzymaniu zgłoszenia naj-pierw określa, czy spełnione zostały wszystkie wymogi formal-ne. Zgodnie z praktyką stosowaną w Stanach Zjednoczonych szczególnym wymogiem jest to, że każdy musi złożyć przysięgę lub oświadczenie stwierdzające, że jest on/ona prawdziwym wynalazcą.

Po zakończeniu formalności ekspert rozpoczyna badanie. Po-dobnie jak w przypadku EPO, zgłoszenie patentowe USA jest publikowane 18 miesięcy po dacie jego skutecznego dokonania (dacie pierwszeństwa), a opublikowane zastrzeżenia mogą za-pewnić pewną ochronę tymczasową.

Podczas badania ekspert najpierw określa, czy zgłoszenie pa-tentowe dotyczy jednego, czy większej liczby wynalazków. Jeżeli obejmuje ono więcej niż jeden wynalazek, ekspert wyda wa-runek ograniczenia. Zgodnie z praktyką stosowaną w Stanach Zjednoczonych wskaże on więcej rodzajów wynalazków niż ekspert EP. Przykładowo, zgłoszenie patentowe może ujawniać i początkowo zastrzegać urządzenie i metody jego wykorzysta-nia. W takim przypadku ekspert USA określi, że zawiera ono dwa wynalazki, i wyda warunek ograniczenia, natomiast ekspert

Zgłoszenie wydzielone

z badania Udzielenie

patentu

do kilku lat

18 miesięcy Rozpatrywanie zgłoszenia

Warunek

JAK SKUTECZNIE PATENTOWAĆ

EP zazwyczaj uzna, że to tylko jeden wynalazek, pod warun-kiem że urządzenie jest nowe. Ekspert USA wezwie wniosko-dawcę, by wybrał jeden wynalazek do dalszego rozpatrywania.

Zastrzeżenia dotyczące pozostałych, niewybranych, nie będą rozważane; można je kontynuować w zgłoszeniu wydzielonym (jednym lub w kilku).

Wydzielone zgłoszenia patentowe można zgłaszać jedynie wów-czas, gdy pierwsze/pierwotne zgłoszenie jest wciąż w trakcie roz-patrywania, a zatem jeżeli patent nie został jeszcze udzielony ani nie odrzucono zgłoszenia.

Badanie merytoryczne w USPTO (podobnie jak w EPO) może zająć od kilku miesięcy do kilku lat.

W tym przypadku brzmienie zastrzeżeń patentowych może być przedmiotem dyskusji prowadzonej pisemnie pomiędzy eks-pertem z urzędu a zgłaszającym bądź jego pełnomocnikiem.

W toku prowadzonej korespondencji zgłaszający bądź jego peł-nomocnik mogą w określonym zakresie przedstawiać poprawki do zastrzeżeń patentowych. W Stanach Zjednoczonych pierwszy raport z badania (nieostateczny) jest określany jako non-final Office Action, podczas gdy drugi (ostateczny) zwany jest final Office Action.

„Ostateczna” decyzja urzędowa nie oznacza, że zgłoszenie zostało definitywnie odrzucone i nie można już prowadzić postępowania w jego sprawie. Wnioskodawca może zawsze kontynuować postę-powanie, składając wniosek o dalszą analizę (ang. Request for Con-tinued Examination) lub zgłoszenie kontynuacyjne. Alternatywę stanowi obrona zastrzeżeń w ramach odwołania.

ZGŁOSZENIE

z badania Udzielenie

patentu

Gdy tylko ekspert uzna, że zastrzeżenia mają zdolność patento-wą, wydaje zawiadomienie o zamiarze udzielenia patentu (ang.

Notice of Allowance). Następnie wnioskodawca musi uiścić opła-tę emisyjną i patent zostaje niezwłocznie wydany.

Istnieje obowiązek ujawnienia ekspertowi stosownych odniesień do stanu techniki, by był on świadomy wszelkich kwestii związa-nych ze zdolnością patentową. Tego typu odniesienia należy zgło-sić do USPTO w tzw. deklaracjach ujawnienia informacji (ang. Infor-mation Disclosure Statements, IDS).