Particular Complaints Concerning Cessation of Industrial Property Rights

Powództwa szczególne o ustanie praw własności

przemysłowej

Karol Bator

ORCID: 0000-0003-2226-2741

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach*

Streszczenie: W przedmiotowym artykule autor analizuje rozwiązania procesu cywilnego, tj. powództwa szczególne o ustanie prawa ochronnego na znak towa-rowy lub prawa z rejestracji wzoru przemysłowego. Powództwa te stanowią hy-brydę powództw wzajemnych oraz znanych z procedury spornej przed Urzędem Patentowym RP spraw o unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy lub prawa z rejestracji wzoru przemysłowego lub stwierdzenia wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy. W kluczowej części artykułu autor przedstawia brak precyzji nowych przepisów w zakresie zawieszania procesu cywilnego ze względu na toczące się „analogiczne” postępowanie przed Urzędem Patentowym RP. W tym zakresie autor wskazuje na zagrożenia interpretacyjne nowych prze-pisów, które mogą doprowadzić do zbędnego wydłużania procesu, a w konse-kwencji naruszać konstytucyjną zasadę rzetelnego postępowania i prawa do roz-poznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki. Ponadto autor postuluje de lege

ferenda zmianę przepisów w ten sposób, by obowiązek zawieszenia postępowania

cywilnego zachodził jedynie wtedy, gdy zakresy żądań pozwu szczególnego i wniosku do Urzędu Patentowego miałyby na siebie realny wpływ. Na zakończe-nie autor przedstawia problematykę przesłanek zdolności rejestracyjnej zarówno znaków towarowych, jak i wzorów przemysłowych oraz przesłanek stwierdzenia wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy. W tym zakresie zwraca szcze-gólną uwagę na konieczność stosowania przez sąd przepisów nie tylko obowiązu-jącej ustawy Prawo własności przemysłowej, ale także uchylonych już przepisów zarówno tej ustawy, jak i uchylonych aktów prawnych. Autor dokonuje wyjaśnie-nia, że ustawowe przesłanki zdolności rejestracyjnej praw własności przemysłowej należy stosować według przepisów obowiązujących w dniu zgłoszenia konkretne-go prawa wyłącznekonkretne-go do ochrony.

Słowa kluczowe: znak towarowy, wzór przemysłowy, unieważnienie, wygasze-nie, pozew wzajemny, pozew szczególny.

ostępowanie w sprawach własności intelektualnej zostało wprowadzone do procesu cywilnego 1 lipca 2020 roku na mocy ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Ustawa o zmianie ustawy, 2020, Dz. U. poz. 288.). Te nowe regulacje kodeksu postępowa-* _{karol.bator@ujk.edu.pl}

2020, Tom 8, Nr 1 (15), 139-151 http://doi.org/10.17951/ks.2020.8.1.139-151

ISSN 2300-6277, https://journals.umcs.pl/ks

CC: Creative Commons License

139

P

nia cywilnego (Ustawa, 1964, 17 listopada, Dz. U. z 2019 r., poz. 1460, ze zm.) przyczyniły się do utworzenia nowych wydziałów w sądach okręgowych i apelacyj-nych, których zadaniem jest kompleksowe rozpoznawanie spraw z zakresu własno-ści intelektualnej. W doktrynie niejednokrotnie postulowano bowiem potrzebę wyodrębnienia sądów własności intelektualnej (por. Bator, 2011, s. 788–804), które będą łączyć zarówno klasyczną wiedzę prawniczą, jak i specjalistyczne informacje konieczne do rozstrzygania sporów powstałych na gruncie własności przemysłowej czy prawa autorskiego.

Jednymi z najistotniejszych rozwiązań prawnych, które występują w postę-powaniu o ochronę własności intelektualnej, są powództwa szczególne o ustanie prawa ochronnego na znak towarowy lub prawa z rejestracji wzoru przemysłowe-go. Powództwa te stanowią odmianę powództwa wzajemnego, która różni się jed-nak tym, że musi zawierać żądanie unieważnienia prawa ochronnego na zjed-nak to-warowy lub prawa z rejestracji wzoru przemysłowego lub stwierdzenia wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy. Tak sprecyzowane powództwo szczególne jest zatem hybrydą znanych już rozwiązań. Normodawca scala w niej bowiem stosowane w postępowaniu cywilnym powództwo wzajemne oraz znane ze spornej procedury administracyjnej postępowanie o unieważnienie prawa z re-jestracji wzoru przemysłowego lub o unieważnienie, bądź o stwierdzenie wyga-śnięcia prawa ochronnego udzielonego na znak towarowy. Te ostatnie postępowa-nia były dotychczas w kognicji Urzędu Patentowego RP, który działając w kolegialnych składach orzekających (zob. art. 279 p.w.p.), rozstrzyga spory m.in. w zakresie unieważnienia czy też stwierdzenia wygaśnięcia prawa. Ustawodawca stosuje te rozwiązania także w procesie cywilnym, dając pozwanemu możliwość żądania unieważnienia prawa wyłącznego lub stwierdzenia jego wygaśnięcia. Na-leży jednak podkreślić, że dotychczasowa ścieżka administracyjna – procedury o unieważnienie czy stwierdzenie wygaśnięcia prawa – pozostaje w kompetencji Urzędu Patentowego RP. Tym samym podmiot pozwany w procesie cywilnym dysponuje dwiema ścieżkami (administracyjną i/lub cywilną) mogącymi prowa-dzić do ustania prawa wyłącznego stanowiącego podstawę roszczeń pozwu głów-nego. Po pierwsze, może on w dalszym ciągu żądać unieważnienia prawa wyłącz-nego na znak czy wzór w postępowaniu kontradyktoryjnym przed Kolegiami Orzekającymi Urzędu Patentowego RP. Może żądać także stwierdzenia wygaśnię-cia prawa ochronnego na znak towarowy. W świetle bowiem art. 255 ust. 1 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (dalej – p.w.p.) to Urząd Patentowy RP działając w trybie postępowania spornego, roz-strzyga sprawy o unieważnienie prawa ochronnego albo prawa z rejestracji oraz stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy. Co istotne, wnio-skodawca nie jest w tym postępowaniu ograniczony koniecznością wykazywania interesu prawnego, ani co do zasady terminem złożenia wniosku o unieważnienie

czy stwierdzenie wygaśnięcia prawa. Po drugie, może wytoczyć powództwo wza-jemne w procesie cywilnym do sądu pozwu głównego (por. Zieliński, 2017, s. 151). Warunkiem tego ostatniego jest jednak zawarcie w pozwie wzajemnym żądania unieważnienia prawa wyłącznego na znak towarowy lub wzór przemysłowy lub też stwierdzenia wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy. Pozew wza-jemny zawierający takie żądanie nosi miano powództwa szczególnego i jest obwa-rowany rygorem zarówno posiadania legitymacji procesowej, jak i wytoczenia ta-kowego powództwa w terminie określonym ustawą. W myśl bowiem art. 479¹²² § 1 zd. 1 k.p.c. „Powództwo wzajemne w sprawach o naruszenie prawa do znaku to-warowego lub wzoru przemysłowego jest dopuszczalne, jeżeli obejmuje żądanie unieważnienia lub stwierdzenia wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy lub obejmuje żądanie unieważnienia prawa z rejestracji wzoru przemysłowego”. Na marginesie warto także zauważyć, że w myśl art. 479¹²² § 2 „Przepis § 1 stosuje się odpowiednio do żądania unieważnienia lub stwierdzenia wygaśnięcia prawa ochronnego na wspólny znak towarowy, wspólnego prawa ochronnego na znak to-warowy, prawa ochronnego na znak towarowy gwarancyjny, uznania na teryto-rium Rzeczypospolitej Polskiej ochrony międzynarodowego znaku towarowego, a także do żądania unieważnienia uznania na terytorium Rzeczypospolitej Pol-skiej ochrony międzynarodowego wzoru przemysłowego”. Tym samym ma zasto-sowanie do wszystkich kategorii normatywnych znaków towarowych.

Do powództw szczególnych odpowiednie zastosowanie ma przepis art. 204 k.p.c., który reguluje powództwo wzajemne i który jako środek obrony pozwanego ma dążyć nie tylko do oddalenia powództwa głównego, ale także do rozstrzygnię-cia co do roszczenia zgłoszonego w powództwie szczególnym (zob. Telenga, 2003, s. 288). W literaturze przedmiotu przyjmuje się przy tym, że „powództwo wzajem-ne ma zapobiegać rozbieżności orzeczeń sądowych w ocenie tego samego stanu faktycznego, ma zaoszczędzić czas sądowi i stronom procesowym przez umożli-wienie rozstrzygnięcia dwóch procesów równocześnie przy użyciu materiału pro-cesowego raz zebranego; ma zaoszczędzić w końcu wydatków stronom, na które byłyby narażone w razie prowadzenia osobno dwóch procesów i oddzielnego wy-konywania zapadłych w tych procesach wyroków” (Siedlecki, Świeboda, 2001, s. 208). Należy przy tym zauważyć, że powództwo wzajemne, a więc także po-wództwo szczególne, winno spełniać kumulatywnie kilka przesłanek. Po pierwsze, sprawa główna musi być zawisła. Po wtóre, musi zachodzić identyczność stron po-stępowania cywilnego. Po trzecie, musi być złożone najpóźniej w odpowiedzi na pozew, a jeżeli jej nie złożono – w sprzeciwie od wyroku zaocznego albo przy roz-poczęciu pierwszego posiedzenia, o którym zawiadomiono albo na które wezwano pozwanego. Po czwarte, roszczenie wzajemne jest w związku z roszczeniem powoda.

Tym samym powództwo szczególne – jako powództwo wzajemne wytoczo-ne w zakresie postępowania w sprawie własności intelektualwytoczo-nej – obejmujące żą-danie unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy lub prawa z rejestracji wzoru przemysłowego lub żądanie stwierdzenia wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy jest dopuszczalne, jeżeli roszczenie wzajemne jest w związku z roszczeniem powoda. Innymi słowy, żądanie zawarte w powództwie wzajemnym musi dotyczyć znaku towarowego lub wzoru przemysłowego w takim zakresie, w jakim jest on podstawą roszczeń zawartych w powództwie głównym.

Istotnym elementem powództwa szczególnego zawierającego żądanie usta-nia prawa wyłącznego poza wymogami formalnymi, jakie przewidziano ogólnie dla pism procesowych oraz dla samego pozwu (zob. Szczerbowski, 2019, s. 179), jest zawarcie w treści pozwu numeru wpisu we właściwym rejestrze związanym z danym prawem ochronnym lub prawem z rejestracji. Do pozwu szczególnego o ustanie prawa wyłącznego konieczne jest także dołączenie wyciągu z właściwego rejestru określającego numer wpisu oraz informującego o stanie prawnym udzie-lonego prawa. Wyjątkowo nie trzeba składać wskazanego wyciągu z rejestru, jeżeli został on już załączony do pozwu głównego.

Ponadto niezwykle ważne z punktu widzenia procesu cywilnego jest zacho-wanie przepisanego terminu do złożenia pozwu szczególnego o ustanie prawa wy-łącznego. Powództwo wzajemne może być bowiem złożone najpóźniej w odpo-wiedzi na pozew (zob. Zieliński, 2017, s. 150) lub w sprzeciwie od wyroku zaocznego albo przy rozpoczęciu pierwszego posiedzenia. Podniesienie powódz-twa wzajemnego po terminie skutkuje traktowaniem powódzpowódz-twa wzajemnego jako całkowicie odrębnego (samodzielnego). Klasyczne powództwo wzajemne sąd powinien przekazać do sądu właściwego, a jeżeli sam jest dla niego właściwy – rozpatrzy je jako oddzielną sprawę. Nieco odmiennie będzie jednak traktowane powództwo szczególne o ustanie prawa własności przemysłowej z art. 479¹²² k.p.c. złożone po terminie. Nie może być ono bowiem powództwem odrębnym (samo-dzielnym) z uwagi na brak kognicji sądów powszechnych do rozpoznawania po-wództw o unieważnienie lub stwierdzenie wygaśnięcia prawa wyłącznego złożo-nych poza trybem powództwa wzajemnego. W takiej sytuacji zachodzi brak pierwotnej, bezwzględnej (pozytywnej, por. Resich, 1966, s. 71) przesłanki proce-sowej, tj. brak drogi sądowej. Sąd, do którego skierowano powództwo szczególne, winien zatem pozew odrzucić.

Osobną kwestią jest natomiast to, że pozwany może w takiej sytuacji skorzy-stać z administracyjnej ścieżki prowadzącej do unieważnienia czy stwierdzenia wygaśnięcia tego prawa. Winien to jednak uczynić odrębnym wnioskiem złożo-nym do odpowiedniego organu, tj. Urzędu Patentowego RP.

Kolejną niezwykle istotną kwestią w zakresie powództwa szczególnego (wza-jemnego) zawierającego żądanie unieważnienia lub stwierdzenia wygaśnięcia pra-wa wyłącznego jest to, że przed UPRP nie toczy się już sprapra-wa o uniepra-ważnienie

lub stwierdzenie wygaśnięcia (tego) prawa. W myśl bowiem art. 479¹²⁶ § 1 k.p.c.: „W przypadku wytoczenia powództwa, o którym mowa w art. 479122_{, sąd zwraca} się do Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z żądaniem udziele-nia informacji, czy przed Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej toczy się już sprawa o unieważnienie lub stwierdzenie wygaśnięcia prawa”. Według zaś § 3 wskazanego przepisu: „Jeżeli przed Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej toczy się sprawa o unieważnienie lub stwierdzenie wygaśnięcia prawa, sąd zawiesza postępowanie do czasu prawomocnego zakończenia postępowania przed Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej”.

Powyższe przepisy nie są jednak zbyt precyzyjne, należy bowiem zauważyć, że w ich świetle każde postępowanie przed UPRP o unieważnienie prawa na znak towarowy czy wzór będący także przedmiotem żądania w powództwie szczegól-nym stanowi przeszkodę do prowadzenia sprawy cywilnej. Można przyjąć, że ratio

legis analizowanych przepisów jest niedopuszczalność rozpoznawania takiej samej

sprawy (lis pendens) w dwóch różnych procedurach (administracyjnej i cywilnej). Problem w tym, że według interpretacji literalnej wskazanych przepisów sąd powi-nien zawiesić postępowanie cywilne do czasu prawomocnego zakończenia postę-powania przed UPRP także w sytuacji, gdy spór toczy się z wniosku innego pod-miotu i jest oparty na odmiennej podstawie prawnej oraz faktycznej. Co więcej, sąd powinien według tych przepisów zawiesić postępowanie nawet w sytuacji, gdy żądanie unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy skierowane do UPRP dotyczy części towarów (usług) innych niż towary, w zakresie których opar-te jest żądanie zawaropar-te w pozwie szczególnym. Tym samym wniosek do UPRP o unieważnienie w części prawa ochronnego na znak towarowy oraz żądanie unieważnienia w części prawa (zawarte w pozwie wzajemnym) na ten sam znak towarowy mogą być diametralnie odmiennymi żądaniami niewpływającymi wza-jemnie na siebie. W takiej sytuacji zawieszanie postępowania cywilnego z uwagi na niemające na nie wpływu inne postępowanie administracyjne byłoby sprzeczne z zasadą rzetelnego postępowania i prawa do rozpoznania sprawy bez nieuzasad-nionej zwłoki ukonstytuowane w art. 45 ust. 1 Konstytucji RP (Konstytucja Rze-czypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm.). Wydaje się zatem słuszne, by analizowane przepisy interpretować w ten sposób, że sąd zawiesi postępowanie cywilne, ale tylko w sytuacji, gdy żądanie zawarte w po-zwie szczególnym będzie przynajmniej częściowo tożsame z tym zawartym we wniosku do UPRP.

Za taką interpretacją wydaje się przemawiać także treść art. 479¹²⁷ k.p.c., w myśl którego: „Sąd zawiesza postępowanie z urzędu, jeżeli toczy się inne postę-powanie cywilne obejmujące żądanie, którego dotyczy wytaczane powództwo wzajemne”. Istotne w tym przepisie jest sformułowanie, że inne postępowanie cy-wilne musi obejmować swoim zakresem żądanie zawarte w pozwie wzajemnym.

Innymi słowy, zakres żądania w tym innym postępowaniu cywilnym musi „konsu-mować” w całości (lub chociaż w części) zakres żądania zawartego w powództwie wzajemnym. W takiej sytuacji dochodzi bowiem do zawisłości takiej samej sprawy w innym postępowaniu. Tym samym nie powinno budzić wątpliwości, że intencją ustawodawcy w obu przepisach było zawieszenie przez sąd postępowania, ale tyl-ko wtedy, gdy to inne postępowanie (cywilne czy administracyjne) jest przynam-niej częściowo tożsame i może mieć wpływ na wynik sprawy.

Warto także zwrócić uwagę na pewien brak precyzji analizowanych przepi-sów art. 479¹²⁶ § 1 i § 3 k.p.c., który ujawni się wtedy, gdy pozew wzajemny i wnio-sek do UPRP będą obejmować dwa oddzielne żądania stwierdzenia wygaśnięcia prawa ochronnego na ten sam znak towarowy. O ile wniosek o unieważnienie pra-wa wyłącznego na znak czy wzór (po jego uwzględnieniu) zawsze ma skutek ex tunc od dnia zgłoszenia znaku czy wzoru do ochrony, o tyle żądanie stwierdzenia wyga-śnięcia prawa ochronnego udzielonego na znak towarowy odnosi skutek ex tunc, ale nie wcześniej niż po upływie 5 lat nieużywania tego znaku. Okres tego nieuży-wania może się rozpocząć dopiero po dniu wydania decyzji o udzieleniu prawa. Można bowiem stwierdzić wygaśnięcie prawa ochronnego w dowolnym dniu cza-sookresu, którego bieg może się rozpocząć najwcześniej 5 lat po dniu wydania de-cyzji o udzieleniu prawa, a skończyć w dniu złożenia wniosku lub pozwu szczegól-nego. W takiej sytuacji to wnioskodawca (we wniosku do UPRP) lub pozwany (w pozwie wzajemnym) może wskazać konkretną datę, z jaką żąda, by organ czy sąd stwierdził wygaśnięcie tego prawa. Zarówno Urząd Patentowy, jak i sąd są przy tym związani podstawą żądania. Oznacza to, że nie mogą wygasić prawa z inną datą niż wskazana we wniosku lub pozwie wzajemnym. Zatem dwie, z po-zoru takie same, sprawy toczące się pomiędzy nawet tymi samymi stronami, opar-te na tych samych podstawach prawnych, ale w dwóch różnych postępowaniach (administracyjnym i cywilnym) nie muszą zawierać identycznych żądań o stwier-dzenie wygaśnięcia tego samego prawa ochronnego. Ten sam podmiot może w jednym postępowaniu żądać stwierdzenia wygaśnięcia prawa na znak towarowy np. z dniem 1 stycznia 2020 roku, w drugiej zaś procedurze ten sam podmiot może zażądać stwierdzenia wygaśnięcia tego samego prawa już z inną datą, np. z dniem 1 stycznia 2015 roku. W konsekwencji decyzja UPRP o stwierdzeniu wy-gaśnięcia prawa nie zawsze będzie „konsumować” (temporalnie) wyrok sądu w za-kresie tego samego prawa ochronnego. W konsekwencji decyzja UPRP nie musi mieć wpływu na zakres roszczeń rozstrzyganych w procesie cywilnym.

W takiej sytuacji zawieszanie postępowania cywilnego, do czasu zakończe-nia procedury spornej przed UPRP, doprowadziłoby do nadmiernej przewlekłości postępowania cywilnego, które po jego podjęciu i tak musiałoby toczyć się dalej i rozstrzygnąć podobne, lecz nieidentyczne żądanie. Wydaje się zatem słuszny po-stulat, by przepisy art. 479¹²⁶ § 1 i § 3 k.p.c były interpretowane w następujący sposób: nie każde postępowanie przed UPRP o stwierdzenie wygaśnięcia prawa

ochronnego czy unieważnienie prawa wyłącznego stanowi podstawę do zawiesze-nia postępowazawiesze-nia cywilnego. O tym, czy postępowanie cywilne należy zawiesić, powinien ocenić sąd na podstawie analizy obu spraw (cywilnej i administracyjnej) w kontekście zakresu żądań stron postępowań oraz podstaw faktycznych i praw-nych. Innymi słowy, sąd powinien ocenić zakres w podobny sposób jak przy ocenie

res iudicata czy lis pendens.

Powyższej oceny sąd powinien dokonać raz po złożeniu pozwu wzajemne-go. Słuszne wydaje się jednak postulowanie, by ocenę tę sąd powtarzał każdorazo-wo, gdy poweźmie informacje o zmianie zakresu żądania w postępowaniu admini-stracyjnym. W tym ostatnim istnieje bowiem możliwość modyfikowania żądania aż do momentu wydania decyzji. Tym samym może dojść do sytuacji, że mimo różnych żądań pierwotnych (np. w zakresie daty wygaszenia prawa) w postępowa-niu cywilnym i administracyjnym żądanie w postępowapostępowa-niu administracyjnym zo-stanie tak zmodyfikowane, że ostatecznie oba żądania będą jednak identyczne. Sy-tuacja taka byłaby niepożądana, gdyż toczyłyby się dwa postępowania (cywilne i administracyjne), których zakres byłby identyczny. Należy zatem postulować de

lege ferenda, by przepis powyższy zmienić w ten sposób, że sąd zawiesi

postępowa-nie cywilne tylko wtedy, gdy zakresy żądań zawarte we wniosku do UPRP i w po-zwie wzajemnym będą mieć na siebie wpływ. Należałoby przy tym rozważyć nało-żenie na UPRP obowiązku informowania sądu o każdorazowej zmianie zakresu żądania we wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia czy unieważnienia prawa.

W podobnym tonie należy interpretować także treść art. 479¹²⁶ § 4 k.p.c. Według tego przepisu: „Sąd odrzuca pozew wzajemny o stwierdzenie wygaśnięcia lub unieważnienie prawa, jeżeli decyzja wydana przez Urząd Patentowy Rzeczy-pospolitej Polskiej, dotycząca tego samego przedmiotu sprawy, w tym podstawy powództwa wzajemnego, stała się prawomocna”. Wydaje się zatem słuszne twier-dzenie, że istnieją sytuacje, w których sąd nie odrzuca pozwu wzajemnego mimo wydania przez UPRP decyzji. Nie każda prawomocna decyzja UPRP stwierdzają-ca wygaśnięcie prawa ochronnego na znak towarowy dotyczy bowiem tego same-go przedmiotu sprawy (w tym podstawy powództwa wzajemnesame-go). Nie każda pra-womocna decyzja UPRP jest bowiem tożsama z żądaniem zawartym w pozwie wzajemnym o stwierdzenie wygaśnięcia tego samego prawa. Jak już wskazano po-wyżej, może okazać się, że oba żądania (cywilne i administracyjne) stwierdzenia wygaśnięcia tego samego prawa dotyczyły dwóch diametralnie różnych dat, a przecież czasookres pomiędzy tymi datami może być istotny z punktu widzenia dalszego rozpoznawania sprawy cywilnej z powództwa głównego. W takiej sy-tuacji odrzucenie powództwa wzajemnego pozbawiłoby pozwanego możliwości obrony w zakresie czasookresu, co do którego mógłby żądać stwierdzenia wyga-śnięcia prawa ochronnego udzielonego na znak towarowy będący podstawą po-zwu pierwotnego. Tym samym to na sądzie spoczywa obowiązek sprawdzenia, czy przedmioty spraw są tożsame, a więc dotyczą tego samego prawa ochronnego

i obejmują identyczny zakres żądania zarówno w zakresie towarów (usług), jak i daty stwierdzenia wygaśnięcia. Powyższe sąd winien uczynić, by nie pozbawiać strony możliwości obrony, jaką jest zakres żądania zawartego w pozwie wzajemnym.

Ważną kwestią w powództwach szczególnych jest także podstawa żądania unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy. Ma ona bowiem płaszczy-znę wspólną z żądaniami podnoszonymi w trybie spornym przed Urzędem Paten-towym. Łączy je zakres przesłanek materialno-prawnych. Zgodnie z treścią art. 479¹²⁵ k.p.c. w sprawach powództw wzajemnych przepisy o unieważnieniu lub stwierdzeniu wygaśnięcia prawa, regulowane ustawą p.w.p., stosuje się w zakresie, w jakim nie są one sprzeczne z przepisami o powództwie wzajemnym. Pozew wza-jemny, złożony jako powództwo szczególne, musi zatem bazować na przesłankach zdolności rejestracyjnej znaku towarowego czy wzoru przemysłowego lub na prze-słankach stwierdzenia wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy. Wszyst-kie one zostały szeroko stypizowane w ustawie p.w.p.

Uwzględnienie przez sąd żądania zawartego w pozwie szczególnym, które-go następstwem jest unieważnienie prawa wyłącznektóre-go na znak towarowy lub wzór przemysłowy, jest wyjątkowym przypadkiem ustania ochrony tego prawa. Jest to bowiem o tyle specyficzna forma wyeliminowania tego prawa, że polega na całko-witym uznaniu tej ochrony za niebyłą. Unieważnienie prawa wyłącznego na sku-tek uznania żądania zawartego w pozwie szczególnym rodzi zatem skusku-tek ex tunc. Po unieważnieniu przez sąd prawa należy przyjąć, że prawo to nie istniało od sa-mego początku (zob. Kotarba, 2005, s. 130), było bowiem „wadliwe” już od dnia jego zgłoszenia (por. Grzegorczyk, 2007, s. 64; Kisielewicz, 2008, s. 93).

W przypadku uznania takiego żądania (wyartykułowanego w pozwie szcze-gólnym) odpada także podstawa roszczeń zawartych w pozwie głównym, a opar-tych na unieważnianym prawie ochronnym. Uwzględnienie powództwa szczegól-nego w zakresie znaku towarowego czy wzoru przemysłowego stanowiącego podstawę roszczeń pozwu głównego eliminuje bowiem żądanie pozwu głównego w zakresie tego konkretnego znaku towarowego czy wzoru przemysłowego. Jeżeli sąd uzna, że prawo wyłączne nigdy nie istniało, to nie można dochodzić roszczeń o naruszenie tego nieistniejącego prawa.

W postępowaniu cywilnym o unieważnienie prawa wyłącznego (pozew wza-jemny), należy stosować przepisy p.w.p. w zakresie, w jakim nie są one sprzeczne z przepisami o powództwach szczególnych (zob. art. 479¹²⁵ k.p.c). Tym samym prawo wyłączne może być unieważnione w całości lub części, gdy w powództwie wzajemnym pozwany wykaże, że prawo ochronne nie spełniało w dniu zgłoszenia ustawowych warunków wymaganych do uzyskania tego prawa. Unieważnienie prawa wyłącznego może mieć bowiem miejsce tylko wówczas, gdy w dniu zgłosze-nia znaku czy wzoru nie zostały spełnione przesłanki wymagane do jego zarejestrowania.

Pozwany wytaczając powództwo szczególne (wzajemne), musi oprócz swoje-go żądania wskazać przepis prawa, na którym je opiera. W zakresie powództwa wzajemnego zawierającego żądanie unieważnienia prawa wyłącznego ustawodaw-ca stosuje bowiem związanie sądu podstawą prawną tego żądania. W świetle art. 479¹²⁴ k.p.c.: „Sąd jest związany podstawą prawną unieważnienia lub stwierdzenia wygaśnięcia prawa wskazaną przez powoda wzajemnego”. Przepis ten stanowi poniekąd kalkę podobnego, stosowanego w postępowaniu spornym. Urząd Paten-towy RP rozpoznając wniosek o unieważnienie prawa, jest bowiem związany pod-stawą prawną wskazaną przez wnioskodawcę (zob. art. 255 ust. 4 p.w.p.). Rozwią-zanie to stanowi odstępstwo od zasady iura novit curia, w myśl której to sąd winien dokonać subsumcji stanu faktycznego do adekwatnego przepisu prawa.

Co niezwykle istotne, podstawę żądania wskazaną w pozwie szczególnym muszą stanowić przepisy, które obowiązywały w dniu zgłoszenia negowanego zna-ku towarowego czy wzoru przemysłowego. Tym samym podstawę żądania o unie-ważnienie prawa wyłącznego mogą stanowić nieobowiązujące już przepisy p.w.p. (np. art. 132) czy też ustaw uchylonych wiele lat temu (np. o znakach towarowych). Zgodnie bowiem z treścią art. 315 ust. 3 zd. 1 p.w.p.: „Ustawowe warunki wyma-gane do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji ocenia się według przepisów obowiązujących w dniu zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowe-go, znaku towarowego albo topografii układów scalonych w Urzędzie Patento-wym”. Innymi słowy, sąd winien zbadać przesłanki zdolności rejestracyjnej obo-wiązujące w dniu zgłoszenia ocenianego znaku czy wzoru, nawet jeżeli regulujące je przepisy zostały już uchylone. Warto jednak podkreślić, że w znacznej mierze pokrywają się one z przesłankami zdolności rejestracyjnej obowiązującymi w ak-tualnej wersji p.w.p. Tym samym podstawami prawnymi żądania unieważnienia prawa ochronnego udzielonego na znak towarowy zawartymi w powództwie szczególnym winny być tak samo jak w postępowaniu przed UPRP przesłanki zdolności rejestracyjnej. W myśl bowiem art. 164 ust. 1 p.w.p.: „Prawo ochronne na znak towarowy może być unieważnione na wniosek, w całości lub części, jeżeli nie zostały spełnione warunki, wymagane do uzyskania tego prawa z przyczyn, o których mowa w art. 129¹ lub w przypadku istnienia wcześniejszego prawa, o którym mowa w art. 132¹ ust. 1–3”. Katalog przesłanek mogących być podstawą unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy stanowi zatem numerus

clau-sus. Wymogi te zostały podzielone na przeszkody bezwzględne i przeszkody

względne. W zakresie przeszkód bezwzględnych ustawodawca uregulował je w art. 129¹ ust. 1 p.w.p. Z kolei względne przesłanki zdolności rejestracyjnej stypizował w art. 132¹ p.w.p.

Podobnie jak w przypadku znaków towarowych pozew wzajemny może za-wierać także żądanie unieważnienia prawa z rejestracji wzoru przemysłowego. W świetle bowiem art. 89 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 117 ust. 1 p.w.p. prawo z reje-stracji wzoru przemysłowego może zostać unieważnione w całości lub części na

wniosek każdego, kto wykaże, że nie zostały spełnione warunki wymagane do uzy-skania prawa. Żądając unieważnienia prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, pozwany w powództwie wzajemnym wskazuje zatem konkretne przesłanki, które w jego ocenie winny uzasadniać unieważnienie ex tunc prawa, na którym zasadza się pozew główny. Przesłanki mogące stanowić żądanie unieważnienia prawa z re-jestracji wzoru przemysłowego będące podstawą powództwa wzajemnego obejmu-ją przede wszystkim: nowość, indywidualny charakter lub wykazanie, że „wyko-rzystanie wzoru przemysłowego narusza cudze prawa osobiste lub majątkowe” (Sieńczyło-Chlabicz, 2012, s. 288). Przy czym tymi najczęstszymi materialno-prawnymi przesłankami unieważnienia prawa z rejestracji wzoru przemysłowego są te uregulowane w art. 102, art. 103 oraz art. 104 p.w.p. Ponadto zarzutem, któ-ry może stanowić podstawę żądania powództwa wzajemnego jest regulacja art. 74 p.w.p. W świetle tego przepisu w razie zgłoszenia wzoru przemysłowego albo uzy-skania praw z rejestracji wzoru przemysłowego przez osobę nieuprawnioną, rze-czywisty uprawniony może żądać umorzenia postępowania albo unieważnienia prawa z rejestracji.

Poza powyższymi zarzutami żądania unieważnienia praw wyłącznych moż-liwe jest także żądanie stwierdzenia wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towa-rowy. Jednym z najczęstszych powodów tego żądania jest zarzut nieużywania zna-ku towarowego. Nieużywanie znazna-ku towarowego może bowiem szna-kutkować, we wskazanych w p.w.p. sytuacjach, stwierdzeniem wygaśnięcia tego prawa. Odpo-wiednie przepisy zostały unormowane w art. 169 ust. 1 p.w.p. Warto jednak pod-kreślić, że nie wszystkie przesłanki tam regulowane mogą być podstawą zarzutu pozwu szczególnego. Przesłanka stwierdzenia wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy stypizowana w art. 169 ust. 1 pkt 4 p.w.p. nie powinna mieć bo-wiem zastosowania w postępowaniu cywilnym. W myśl tego przepisu prawo ochronne na znak towarowy wygasa na skutek wykreślenia z właściwego rejestru podmiotu mającego osobowość prawną, któremu przysługiwało prawo ochronne na znak towarowy. Analizując powyższy przepis, należy zauważyć, że przesłanka w nim wskazana jest jednocześnie przesłanką braku zdolności sądowej powoda. Wykreślenie z właściwego rejestru podmiotu mającego osobowość prawną (powo-da), któremu przysługiwało prawo ochronne na znak towarowy, jest bowiem bra-kiem przesłanki pozytywnej, która warunkuje dopuszczalność rozpoznania sprawy cywilnej. Innymi słowy, nie ma potrzeby rozpoznawać zarzutu z pozwu wzajem-nego opartego na wykreśleniu powoda z rejestru, gdy stanowi to przesłankę wa-runkującą rozpoznanie sprawy cywilnej jako takiej.

Na zakończenie tytułowej analizy warto zauważyć, że w myśl art. 479¹²⁸ § 1 k.p.c.: „Odpis prawomocnego wyroku unieważniającego prawo lub stwierdzające-go wygaśnięcie prawa, od którestwierdzające-go nie przysługuje skarga kasacyjna, sąd nie-zwłocznie przesyła Urzędowi Patentowemu Rzeczypospolitej Polskiej w celu doko-nania wpisu do właściwego rejestru oraz przekazania powiadomienia do Biura

Międzynarodowego w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej”. Przepis powyższy nakłada zarówno na sąd, jak i na Urząd Patentowy RP obowiązek zachowania prawdziwości treści jaw-nych rejestrów znaków towarowych i wzorów przemysłowych. Domniemywa się bowiem, że wpisy w tych rejestrach są nie tylko prawdziwe, ale także to, iż każde-mu jest znana ich treść (zob. art. 228 ust. 4 p.w.p.). W konsekwencji oba organy (sąd i UPRP) winny współpracować tak, by treść rejestrów w zakresie „unicestwia-nego” prawa była zgodna z istniejącym stanem faktycznym i prawnym (zob. Rzą-żewska, 2010, s. 1011).

Rekapitulując, należy zauważyć, że problematyka przenikania się procesu cywilnego i postępowania administracyjnego zarówno w zakresie żądania unie-ważnienia wskazanych praw wyłącznych, jak i żądania stwierdzenia wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towary jest niezwykle interesująca. Te nowe regulacje stanowią dobry kierunek rozwoju sądownictwa powszechnego. Niemniej jednak należy dostrzec wskazane powyżej braki ich precyzji. Słuszny wydaje się zatem po-stulat stosowania nowych przepisów tak, by kategoria sądownictwo własności inte-lektualnej spełniła pokładane w niej nadzieje.

Bibliografia

Bator, K. (2011). Kolegia do spraw spornych a koncepcja sądownictwa patentowego. W: J. Jaskiernia (red.), Transformacja systemów wymiaru sprawiedliwości. Proces transformacji i

dy-lematy wymiaru sprawiedliwości. Adam Marszałek.

Decyzja Urzędu Patentowego RP z dnia 21 grudnia 2015 r., sygn. akt. Sp.347.2015. Grzegorczyk, P. (2007). Jurysdykcja krajowa w sprawach z zakresu prawa własności przemysłowej.

Wolters Kluwer.

Kisielewicz, A. (2008). Prawo własności przemysłowej w zarysie. Wyższa Szkoła Prawa i Admi-nistracji w Przemyślu.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. (1997, 2 kwietnia). Dz. U. z 1997 Nr 78, poz. 483 ze zm.

Kostański, P. (2010). Komentarz do art. 89. W: P. Kostański (red.), Prawo własności

przemysło-wej. Komentarz (s. 480–494). C.H. Beck.

Kotarba, W. (2005). Ochrona wiedzy w Polsce. Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle.

Resich, Z. (1966). Przesłanki procesowe. Wydawnictwa Prawnicze.

Rzążewska, D. (2010). Komentarz do art. 228. W: P. Kostański (red.), Prawo własności

prze-mysłowej. Komentarz (s. 1009–1011). C.H. Beck.

Postanowienie Sądu Najwyższego. (1967, 21 czerwca). Sygn. akt II CZ 51/67, OSNCP 1968, Nr 1, poz. 11.

Postanowienie Sądu Najwyższego. (1973, 21 lutego). Sygn. akt I CZ 173/72, OSP 1973, z. 9, poz. 187.

Rzewuski, M. (2019). Formy obrony pozwanego. W: M. Rzewuski (red.), Postępowanie

cywil-ne (s. 210–221). C.H. Beck.

Siedlecki, W., Świeboda Z. (2001). Postępowanie cywilne. Zarys wykładu. Lexis Nexis.

Sieńczyło-Chlabicz, J. (2012). Ustanie prawa z rejestracji wzoru przemysłowego. W: R. Skubisz (red.), System prawa prywatnego. Prawo własności przemysłowej (t. 14B, s. 288– 289). C.H. Beck.

Szczerbowski, J. (2019). Postępowanie przed sądem I instancji. W: M. Rzewuski (red.),

Pro-ces cywilny (s. 179–209). C.H. Beck.

Szewc, A., Jyż, G. (2003). Prawo własności przemysłowej. C.H. Beck.

Telenga, P. (2003). Komentarz do art. 204. W: A. Jakubecki (red.), Kodeks postępowania

cywil-nego. Komentarz (s. 287–287). Zakamycze.

Ustawa. (1964, 17 listopada). Kodeks postępowania cywilnego, t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1460, ze zm.

Ustawa o znakach towarowych. (1985, 31 stycznia). Dz. U., Nr 5, poz. 17.

Ustawa: Prawo własności przemysłowej (2000, 30 czerwca). t.j. Dz. U. z 2020, poz. 286 ze zm.

Ustawa o zmianie ustawy. (2020, 13 lutego). Kodeks postępowania cywilnego oraz niektó-rych innych ustaw (Dz. U. z 2020. Poz. 288).

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 11 sierpnia 2008 r., sygn. akt VI SA/Wa 1088/08.

Zieliński, A. (2017). Postępowanie cywilne. Kompendium. C.H. Beck. ***

Particular complaints concerning cessation of industrial property rights Abstract: In the present article the author analyses new institutions of civil law, ie. particular complaints concerning cessation of protection rights for a trade mark or registration rights for an industrial model. These complaints constitute a hybrid of mutual complaints and of cases concerning invalidation of protection rights for a trade mark or registration rights for an industrial model or declaration of expiry of protection rights for a trade mark. In the key part of the article the author presents lack of precision of new regulations concerning suspension of civil proceedings due to similar proceedings pending before the Patent Office of the Republic of Poland. In this respect, the author presents the new regulations interpretation risk, which may lead to unnecessary lengthening of court proceedings in consequence infringing the constitutional principle of honest proceedings and the right to have your case recognized without unjustifiable delay. Besides, the author postulates such de lego ferenda change of regulations that the obligation to suspend civil proceedings will take place only, when the scopes of requests of the particular complaint and the request to the

Patent Office will influence each other. At the end, the author presents issues of premises of registration capacity both trade marks and industrial models and premises for declaration of expiry of protection rights for a trade mark. In this respect he gives particular attention to the necessity for application by courts not only the regulations of the presently in force act Industrial property law, but also already repealed provisions of the said act as well as repealed other laws. The author explains that statutory conditions of registration capacity of industrial property rights should be applied according to laws in force at the date of application for protection of the given exclusive right.

Keywords: trademark, industrial design, invalidation, extinction, counterclaim, special claim.