ROZWIĄZYWANIE
SPORÓW O DOMENY NA DRODZE
ARBITRAŻU
Dr Justyna Ożegalska-Trybalska
38 Seminarium Rzeczników Patentowych, Cedzyna 2019 r.
Zasady rejestracji domen
Rodzaje domen, kolizja z cudzymi oznaczeniami
1
AUTONOMICZNOŚĆ SYSTEMU
REJETSRACJI DOMEN OGÓLNYCH I KRAJOWYCH
▰ Zasada „kto pierwszy, ten lepszy”
▰ Autonomiczność zasad
rejestratorów poszczególnych domen krajowych i ogólnych
▰ Zasady rozstrzygania domen jako element umowy o
rejestracje domeny
Place your screenshot here
▰ Umowa z rejestratorem o rejestrację i
utrzymywanie domeny
▰ Brak odpowiedzialności rejestratora z tytułu rejestracji domeny kolidującej z cudzym oznaczeniem
PODŁOŻE KOLIZJI
▰ autonomiczność systemu rejestracji domen internetowych na zasadzie „kto pierwszy, ten lepszy” i systemu ochrony praw własności intelektualnej do oznaczeń odróżniających i indywidualizujących
microsoft. pl v.
PŁASZCZYNY KOLIZJI
▰ Znak towarowy
▻ zarejestrowany
▻ niezarejestrowany
▻ unijny
▰ Oznaczenie przedsiębiorstwa
▻ nazwa
▻ firma
▻ skrót literowy
▰ Nazwisko/nazwa
▰ Tytuł prasowy, Renoma/dobre imię
Domena v.
Systemy arbitrażowe
rozwiązywania sporów o domeny
Regulamin UDRP, krajowy arbitraż
2
PRZYCZYNY ROZWOJU
ALTERNATYWNYCH METOD ROZWIĄZYWANIA SPORÓW O DOMENY
brak możliwości sankcjonowania nowych form
wykorzystywania oznaczeń odróżniających w oparciu o istniejące przepisy
brak doświadczenia sędziów zawodowych w nowej problematyce internetowej
problem skali naruszeń i potrzeba szybkiego rozstrzygnięcia sporu
problem jurysdykcji i prawa właściwego w sporach o
charakterze międzynarodowym
ARBITRAŻ W SPORACH DOMENOWYCH
▰ systemy ADR (arbitraż, mediacja) jako dominujący tryb rozstrzygania sporów wynikłych z naruszenia praw osób trzecich w wyniku rejestracji i używania domeny
internetowej
▻ obowiązek abonenta domeny poddania sporowi inkorporowany do regulaminów rejestracji domen przez rejestratorów
▻ zasady rozstrzygania sporów określone indywidualnie przez rejestratorów
poszczególnych domen ogólnych i krajowych (np. .com, .eu, .pl, .de, itp.)
ARBITRAŻ W RAMACH UDRP
podstawa - regulamin Uniform Domain Names Resolution Policy (UDRP)
warunki zastosowania UDRP i rozstrzygnięcia kolizji:
1) sporna domena jest identyczna lub myląco podobna do znaku towarowego lub firmowego do którego powód ma prawo
2) osoba, która zarejestrowała i używa sporną domenę nie
legitymuje się prawem do nazwy domeny i nie ma słusznego interesu prawnego w używaniu takiej właśnie domeny
3) sporna domena została zarejestrowana i jest używana w złej wierze
Place your screenshot here
CYBERSQUATTI NG
Rejestracja w złej wierze domen internetowych odpowiadających cudzym chronionym oznaczeniom w celu sprzedaży z
zyskiem
www.wipo.org
ARBITRAŻ PRZED SP PIIT
▻ forma - sąd polubowny w rozumieniu przepisów k.p.c.
▻ podstawa rozstrzygnięć - Regulamin Sądu oraz przepisy prawa polskiego
▻ terminy: 1) 10 dni na zakończenie mediacji, 2) 40 dni na wydanie orzeczenia w postępowaniu arbitrażowym
▻ możliwość zawarcia ugody w każdym momencie postępowania polubownego
MOŻLIWE SPOSOBY
ROZSTRZYGANIA SPORÓW O DOMENY Z KOŃCÓWKĄ .PL
Podstawa jurysdykcji – zasady rejestracji
domen z końcówką .pl
PORÓWNANIE SYSTEMÓW ARBITRAŻOWYCH
UDRP
▰ Tryb administracyjny
▰ Określone warunki kolizji znaku i domeny
▰ Możliwość żądania
usunięcia lub transferu domeny
▰ Brak rozstrzygnięcia o naruszeniu
▰ Możliwość późniejszego skorzystania z drogi
sądowej
SP PIIT
▰ Tryb sądowy
▰ Rozstrzygnięcie o naruszeniu
▰ Res judicata
▰ Brak roszczenia o „przeniesienie domeny”
▰ Skutek wyroku – rozwiązanie
umowy z abonentem + możliwość rejestracji domeny na rzecz
wygrywającego spór
PORÓWNANIE SYSTEMÓW ARBITRAŻOWYCH
SĄD POWSZECHNY
▰ Podstawa – obowiązujące przepisy, k.p.c.
▰ Wszystkie roszczenia
▰ Droga odwoławcza
▰ Brak roszczenia o
„przeniesienie domeny”
▰ Skutek wyroku – rozwiązanie umowy z abonentem +
możliwość rejestracji na rzecz wygrywającego spór
SP PIIT
▰ Podstawa – obowiązujące przepisy, regulamin, k.p.c.
▰ Roszczenie o ustalenie, że doszło do naruszenia praw
▰ Skarga o uchylenie wyroku
▰ Brak roszczenia o „przeniesienie domeny”
▰ Skutek wyroku – rozwiązanie umowy z abonentem + możliwość rejestracji na rzecz wygrywającego spór
Rozwiązywanie sporów o domeny przed PIIT
Kognicja, zakres i
charakter roszczeń
ZAKRES SPORÓW OBJĘTYCH KOGNICJĄ SP PIIT
▻ kognicja - spory o naruszenie:
▻ praw do oznaczeń odróżniających i
indywidualizujących z
którymi koliduje domena, do których doszło w związku z posługiwaniem się
domeną dla określonej strony internetowej
▻ brak kognicji – spory o naruszenie:
▻ praw autorskich do utworów prezentowanych na stronie pod sporną domeną
▻ praw do wzorów przemysłowych utożsamionych w produktach
sprzedawanych za pośrednictwem strony
▻ nieuczciwej reklamy prowadzonej poza stroną internetową z
wykorzystaniem domeny internetowej art. 2 ust. 2 Regulaminu - Sąd jest uprawniony do rozpatrywania sporów o
naruszenie praw w wyniku zawarcia umowy o utrzymywanie nazwy domeny internetowej
ZAKRES ROSZCZEŃ OBJĘTYCH KOGNICJĄ SP PIIT
▰ specyfika postępowania – powództwo o ustalenie, że w wyniku zawarcia umowy o rejestrację domeny doszło do naruszenia cudzych praw
- zamknięty katalog roszczeń przewidziany w regulacjach szczególnych (p.w.p., u.z.n.k.) nie wyłącza możliwości ustalenia naruszenia prawa w trybie art. 189 k.p.c. (zob. wyrok SA w Warszawie z 7.05.2015 r., I ACa 1557/14).
- regulacje szczególne stanowią podstawę ustalenia, czy Powód ma interes prawny w występowaniu z powództwem (czy w świetle przepisów tych regulacji roszczenia Powoda są dopuszczalne tj. nie uległy przedawnieniu
▰ sama rejestracja domeny nie stanowi początku biegu terminów
przedawnienia (por. wyrok Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych z 27.12.2010 r., 38/10/PA).
Właściwość SP PIIT w sprawach o naruszneie unijnych znaków
towarowych
Wyłączna właściwość sądów w
sprawach unijnych znaków (art. 124 rozporządzenia 2017/1001 w sprawie znaku towarowych UE)
ograniczenie do wyboru między sądami ds. unijnych znaków
wyrok SN PIIT z 29.12.2006 r., 67/06/PA
wyrok z 2.12. 2008 r., 02/08/PA
▰ art. 1157 k.p.c. przewiduje możliwość rozstrzygnięcia przez sąd polubowny sporów o prawa o charakterze
majątkowym
▻ wyrok SP PIIT z 25.06.2010 r.
62/09/PA
▻ wyrok Sądu Okręgowego w
Warszawie z dnia 30 lipca 2010 r.
(sygn. akt XXII GWzt 15/10) w sprawie skargi o uchylenie wyroku SP PIIT z 29.04. 2010 r., 80/09/PA
Problem legitymacji do podnoszenia roszczeń sporze przed PIIT
▰ Problem legitymacji podmiotów zagranicznych do
występowania o ochronę swoich interesów na terytorium Polski
▰ Problem z dochodzeniem roszczeń w oparciu o u.z.n.k. w stosunku do abonenta domeny będącego osobą fizyczną
▻ wyrok SP PIIT z 17.03.2006 r. 61/05/PA w sprawie domeny
"sitagroup.pl”
▻ wyrok SP PIIT z 23.04.2012 r., 59/10/PA w sprawie domeny
„ochikara.pl”
Problem ujawnienia sporu przed SP PIIT
▰ art. 36 Regulaminu Sądu przy PIIT – możliwość zastrzeżenia przez strony niektórych informacji jako poufnych
▰ art. 37 Regulaminu Sądu przy PIIT – zakaz informowania o sporze w tym o wszczęciu postępowania arbitrażowego
▻ brak sankcji za złamanie regulaminu
▻ możliwość oceny faktu upublicznienia tylko w związku ze stroną internetową identyfikowaną przez sporną domenę
Arbitraż SP PIIT o domeny
Orzecznictwo, Case studies
4
NARUSZENIE PRAWA OCHRONNEGO NA ZNAK TOWAROWY
użycie domeny w obrocie gospodarczym na terytorium RP w charakterze znaku towarowego
bezprawność użycia znaku w domenie identyczność lub podobieństwo znaku towarowego i domeny
identyczność lub podobieństwo towarów lub usług
ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd polegające w szczególności na skojarzeniu między znakami
uzyskiwanie nieuzasadnionych korzyści lub zagrożenie dla renomy bądź odróżniającego charakteru znaku renomowanego
Brak korzystania ze znaku w złej wierze jako przesłanki naruszenia prawa ochronnego!
Użycie domeny w charakterze znaku towarowego
▻ wymóg jest spełniony, gdy sporna domena jest używana dla identyfikacji strony www za pośrednictwem której są oferowane, promowane, reklamowane towary lub usługi
▻ wyrok SA w Poznaniu z 24.04. 2006 r., ACa
1228/05, LEX OMEGA nr 214296
▻ wymóg jest spełniony
nawet w przypadku braku aktywnej strony pod
sporną domeną tj. gdy brak faktycznego
używania domeny
▻ wyrok SP PIIT z
18.11.2005 r., 19/04/PA, w sprawie domeny
„manpower.pl”
NARUSZENIE PRAWA OCHRONNEGO NA ZNAK TOWAROWY
▰ Użycia w obrocie gospodarczym nie może determinować:
▻ sama rejestracja domeny internetowej, nawet jeśli potwierdzona jest chęć korzystania z niej przez abonenta w celach komercyjnych (np. wyrok SP PIIT z 31.10.2016 r., 29/16/PA, niepubl.)
▰ Bezprawności nie uchyla:
▻ używanie domeny w sposób zgody z umocowaniem we wcześniejszych umowach z uprawnionym,
▻ przeciwstawiane przez abonenta domeny własne prawo ochronne na znak towarowy korespondujący z domeną (np. wyrok SP PIIT z 21.12.2007 r., 04/07/PA sprawie domen kenwood.pl,
kenwood.com.pl)
PODOBIEŃSTWO ZNAKU I DOMENY
Micr0soft.pl
oprogramowanie-microsoft.pl
e-microsoft.pl
Micro-soft.pl
Microsoftsuks.pl
▻ praktyka „domain hacks”
rmf.fm
b.mw (WIPO, DMW2015-001)
ap.pl
Ryzyko wprowadzenia w błąd
▰ ocena z punktu widzenia przeciętnego, właściwie
poinformowanego, dostatecznie uważnego i rozsądnego konsumenta towarów lub usług, dla których znak został zarejestrowany
▰ wystarczająca potencjalna, ale realna i przewidywalna możliwość wprowadzenia w błąd, wynikająca z wszechstronnej i rozsądnej oceny okoliczności danego przypadku, uwzględniająca zawartość strony identyfikowanej przez domenę (np. wyrok SN z 11 .
12..2013 r., IV CSK 191/13, Legalis; wyrok SP PIIT z 25.7.2015, 27/14/PA w sprawie domeny oknoplus.pl);
Ryzyko wprowadzenia w błąd
Czy o ryzyku konfuzji może przesądzać już samo istnienie domeny
korespondującej z cudzym znakiem towarowym, która może być traktowana przez potencjalnych jako „intuicyjna” domena podmiotu uprawnionego do tego znaku?
Wyrok SP PIIT z 22.7.2005 r., 12/05/PA w sprawie domen:
euroagd.pl, euroagd.com.pl.
Jakie znaczenie dla oceny na umieszczenie na stronie pod domeną korespondującą z cudzym oznaczeniem zastrzeżenia (disclaimera) informującego o braku powiązań z uprawnionym do znaku?
Wyrok SP PIIT z 7.7.2006 r., 17/06/PA w sprawie domeny asus.pl
Naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy
domena korespondująca ze znakiem jest używana w celu uatrakcyjnienia swojej strony WWW i „przyciągnięcia” na nią jak największej liczby
użytkowników Internetu
wyrok SP PIIT z 3.07.2009 r. 06/09/PA w sprawie domeny
„tvpsport.pl”.
domena jest używana dla identyfikacji strony WWW której treść ma zdyskredytować właściciela znaku, deprecjonować renomę znaku)
rejestracja domeny korespondującej z renomowanym znakiem może osłabić atrakcyjność i moc odróżniająca renomowanego znaku
wyrok SP PIIT z 18.5.2011 r, sygn. akt. 73/10/PA “twojstyl.pl”;
wyrok SP przy PIIT z 29.12.2006 r., 67/06/PA „orange.pl”
rejestracja domeny korespondującej z renomowanym znakiem towarowym ma miejsce wyłącznie w celach spekulacyjnych?
Zarzut informacyjnego użycia znaku
Informacyjne korzystanie ze znaku, gdy:
▰ jest to niezbędne do wskazania przeznaczenia towaru oraz
▰ jest zgodne z uczciwymi praktykami w handlu i przemyśle
▰ możliwość powołania się na informacyjne korzystanie ze znaku tylko wówczas, gdy za pośrednictwem strony
używanej w powiązaniu z cudzym znakiem towarowym są oferowane produkty oznaczone tylko tym znakiem, a nie towary do nich konkurencyjne (tak: wyrok Sądu
Polubownego ds. Domen Internetowych z 17.09.2013 r., 12/13/PA; decyzja panelu WIPO D2001-903).
Ochrona znaków towarowych przed rejestracją w złej wierze
Czy każda próba sprzedaży domeny odpowiadającej cudzemu znakowi powinna być uznana za tzw.
cybersquatting?
▻ wyrok SP PIIT z 23.04.2012 r., 59/10/PA w sprawie domeny
„ochikara.pl”
▻ wyrok SP PIIT z 25.02.2007 r., 56/06/PA w sprawie domeny
„gtv.pl” (niepubl.)
Ochrona znaku na podstawie przepisów u.z.n.k.
▰ Nacechowane złą wolą wyzyskanie nieuwagi
uprawnionego w terminowej opłacie abonamentu może być uznane za przypadek krępowania mu dostępu do rynku
▻ wyrok SP PIIT z 18.05.2011 r.,
73/10/PA w sprawie domeny „twojstyl.pl”
Rejestracja domeny zawierającej słowa opisowe, która odpowiada cudzej nazwie nie stanowi
blokowania do rynku
wyrok SP PIIT z 9.06.2005 r., 28/5/PA w sprawie domen:
„przegladsportowy.pl”,
"przegladsportowy.com.pl”
Ochrona znaku na podstawie u.z.n.k.
używanie cudzego oznaczenia odróżniającego w swojej domenie
„jako takie” nie jest wypowiedzią reklamową i nie stanowi reklamy
wprowadzającej w błąd z art. 16 ust. 2 u.z.n.k
wyrok SP z 21.12.2009 r.
50/09/PA w sprawie domeny
„hormannkrakow.pl,
wyrok SP PIIT z 27.02.2006 r.
53/05/PA w sprawie kardiomed.pl
sama rejestracja domeny odpowiadającej cudzemu
znakowi nie stanowi reklamy, pojęcie reklamy z dyrektywy
84/450/ EWG w sprawie reklamy wprowadzającej w błąd i reklamy porównawczej obejmuje
natomiast używanie domeny
wyrok TS UE z dnia
11.07.2013 r. w sprawie C-657/11
OCHRONA WOLNOŚCI KONSTYTUCYJNYCH
▰ wolność pozyskiwania i rozpowszechniania informacji może być realizowana przez uruchomienie forum dyskusyjnego na temat określonego podmiotu pod domeną wykorzystującą oznaczenie tego podmiotu (wymiana poglądów na temat określonego
podmiotu nie może odbywać się bez odwołania do oznaczeń odróżniających podmiotu, którego dotyczy wymiana informacji)
▻ wyrok SP PIIT z 5.09.2012 r. , 13/12/Pa w sprawie domen: naszabiedronka.pl, nasza-biedronka.pl
Dziękuje za uwagę!
