Marek Z. Salamonowicz
Odpowiedzialność za niewykonanie
lub nienależyte wykonanie umowy o
udzielenie licencji patentowej lub
know-how
Studia Prawnoustrojowe nr 20, 41-56
2013
M arek Z. S a la m o n o w icz
K ated ra P raw a Gospodarczego Wydział P raw a i A dm inistracji UWM
Odpowiedzialność za niewykonanie
lub nienależyte wykonanie umowy
o udzielenie licencji patentowej lub know-how
W p ro w a d zen ie
Szczątkowy c h a ra k te r unorm ow ania ustaw y z dnia 30 czerwca 2000 r. - Praw o własności przem ysłow ej1 (dalej jako p.w.p.), odnoszący się do umów licencyjnych w przedmiocie odpowiedzialności kontraktow ej, prowadzi do po szukiw ania reguł odpowiedzialności w rozw iązaniach kodeksu cywilnego. Nie wydaje się przy tym zbyt użyteczne, aby w kw estii odpowiedzialności stro n posługiwać się analogią do umowy sprzedaży, najm u czy dzierżawy. U zasad nieniem dla powyższego poglądu, który - ja k się wydaje - m a c h a ra k te r dominujący, je s t przede w szystkim to, że reguły odpowiedzialności odnoszące się do konkretnych um ów nazw anych, m .in. odpowiedzialność n a zasadzie rękojm i, m ają szczególny, wyjątkowy c h a ra k te r w stosunku do ogólnych za sad odpowiedzialności kontraktow ej2. N a dalece ograniczoną przydatność po sługiw ania się ta k ą analogią w skazują również fun dam entaln e różnice co do cech i właściwości przedm iotu św iadczenia w odniesieniu do jego gospodar czej eksploatacji.
Przytoczone argum enty przem aw iają za tym, aby reguł odpowiedzialno ści za niew ykonanie lub nienależyte wykonanie umowy licencyjnej poszuki wać w ogólnych zasadach reżim u kontraktow ego, a także tych, które dotyczą skutków niew ykonania um ów wzajemnych. S tąd a rty k u ł niniejszy m a n a celu ukazan ie wpływu specyfiki przedm iotu św iadczenia n a przesłanki, za kres i c h a ra k te r odpowiedzialności odszkodowawczej z ty tu łu niew ykonania
1 T ek st je d n . D z.U . z 2003 r., n r 119, poz. 1117 z późn. zm .
2 T ak S. S o łty siń sk i, Licencje n a k o rzy sta n ie z c u d zy ch ro z w ią z a ń te ch n iczn yc h , W arszaw a 1970, s. 229; R. M ark iew icz, U m ow y licencyjne m ię d zy je d n o s tk a m i g o sp o d a r k i u sp o łe czn io n ej, Z N U J PW iO W z 1978, z. 14, s. 74; B. G aw lik, U m ow a know -how . Z a g a d n ie n ia k o n stru k cy jn e , Z N U J PW iO W I 1974, z. 3, s. 132.
lub nienależytego w ykonania umowy licencyjnej3. Podstaw owe znaczenie w tej m aterii przypisać należy treści art. 471 i n ast. k.c., w m yśl którego dłużnik obowiązany je s t do n ap raw ienia szkody wynikłej z niew ykonania lub nienależytego w ykonania zobowiązania, chyba że niew ykonanie lub n ien ale żyte wykonanie je s t następ stw em okoliczności, za które dłużnik odpowie dzialności nie ponosi.
O d p o w ie d z ia ln o ść lic e n c jo d a w c y
N iew ażn ość p a te n tu
Jed ny m z podstawowych obowiązków licencjodawcy je s t utrzym yw anie ważności paten tu . N a tym tle powstaje problem wpływu uniew ażnienia p a te n tu lub też jego wygaśnięcia n a sytuację praw n ą stron umowy i ew en tual ny zakres odpowiedzialności podm iotu udzielającego licencji. Czy w ogóle moż n a uznać niew ażność p a te n tu za w adę przedm iotu św iadczenia? W szak przedm iotu świadczenia w takiej sytuacji brak, bo nie m a w ogóle wynalazku.
Nie budzi wątpliwości to, że decyzja podjęta n a podstaw ie art. 89 p.w.p., stw ierdzająca niew ażność p a te n tu , powoduje bezw zględną niew ażność um o wy licencyjnej z powodu pierwotnej niemożliwości św iadczenia4. Zgodnie bo wiem z art. 387 § 1 k.c., um owa o świadczenie niemożliwe je s t niew ażna5. Bezsporne je s t także to, że decyzja stw ierdzająca niew ażność w yw iera sk u tk i ex tunc.
Do k w estii odpow iedzialności za u niew ażn ien ie p a te n tu odnosi się art. 291 p.w.p., który w przepisie dyspozytywnym w skazuje n a następujące roszczenia licencjobiorcy: możliwość żądania zw rotu wniesionej zapłaty oraz n a p ra w ie n ia szkody n a z a sa d a c h ogólnych. N iezm iern ie doniosłą rolę w ochronie uzasadnionych interesów licencjodawcy odgrywa jed n a k zdanie drugie art. 291 p.w.p., w m yśl którego licencjodawca może sobie potrącić korzyści, jak ie licencjobiorca uzyskał przez korzystanie z w ynalazku przed
3 U s ta la n ie tre ś c i o raz p ra k ty c zn e g o i teo re ty c zn eg o z n a c z e n ia p rz e s ła n e k o d p o w ie d zial n ości odszkodow aw czej zdecy d o w an ie p rz e k ra c z a ra m y nin iejszeg o o p raco w an ia. Por. szerzej: T. P ajor, O d p o w ie d zia ln o ść d łu ż n ik a z a n ie w y ko n a n ie zo b o w ią za n ia , W arsz a w a 1982; A. S zpu- n a r, U stalenie o d sz ko d o w a n ia w p ra w ie c y w iln ym , W a rsz a w a 1975; id em , O d p o w ie d zia ln o ść c yw iln a - K o m e n ta rz w fo rm ie g lo s, S opot 1997; id em , O d szk o d o w a n ie za szko d ę m a ją tko w ą - sz k o d a n a m ie n iu i osobie, B ydgoszcz 1998, s. 21 i n a s t.
4 Szerzej n a te n te m a t: K. K ru c za lak , N ie m o żliw o ś ć św ia d c ze n ia w p ra w ie zob o w ią za ń , G d a ń s k 1981, o raz idem , S k u tk i n iem o żliw o ści św ia d c ze n ia w ed łu g p r a w a cyw ilnego, W arszaw a 1989.
5 W arto n a to m ia s t zauw ażyć, że w p rz y p a d k u z aw a rc ia tzw. um ow y m ie sz an e j, k tó rej licen cja p a te n to w a b y ła p rzy k ład o w o je d n y m ze św iad czeń ró w n o w ażn y ch lu b św iad c zen iem ubocznym , p o w sta je k w e s tia tzw. częściow ej n iew ażn o ści czynności p ra w n ej, o cenianej w edle a r t. 58 § 3 k.c. i a r t. 65 § 2 k.c., oraz częściow ej niem ożliw ości św iad czen ia.
uniew ażnieniem p a te n tu , a przy tym, jeśli w skazane korzyści są wyższe od wniesionej zapłaty i dochodzonego odszkodowania, licencjodawca w ogóle nie ponosi odpowiedzialności6.
W ątpliwości pow stają jed n a k co do zak resu odpowiedzialności licencjo dawcy wobec licencjobiorcy. Przepis art. 291 p.w.p. zaw iera odesłanie do obowiązku n ap raw ienia szkody n a zasadach ogólnych. Jednocześnie nie moż n a mówić tu o odpowiedzialności kontraktow ej, b rak je s t bowiem podstaw o wej przesłanki, tj. ważnie zaw artej umowy7. R elew antny w takiej sytuacji będzie art. 387 § 2 k.c., stanowiący, że strona, k tó ra w chwili zaw arcia umowy w iedziała o niemożliwości świadczenia, a drugiej strony z błędu nie wyprowadziła, obowiązana je s t do n apraw ienia szkody, k tó rą druga stro na poniosła przez to, że zaw arła umowę, nie wiedząc o niemożliwości świadcze n ia8. J e s t to przypadek tzw. culpa in contrahendo, czyli winy w ko n trak to w a
niu, a więc złam an ia zasady lojalności kontraktow ej9. A zatem podmiot, k tó
ry udzielił licencji n a uniew ażniony n a stęp n ie p a te n t, odpowiada wobec licencjobiorcy tylko wtedy, gdy wiedział o przesłance uniew ażnienia p a te n tu i nie wyprowadził drugiej strony z przekonania o ważności p a te n tu1 0. O zna cza to, że odszkodowania i to tylko w granicach negatyw nego in te resu um o wy11, może żądać jedynie osoba, k tó ra nie w iedziała o przesłance uniew aż nienia paten tu .
S kutkiem niew ażności umowy licencyjnej je s t to, że św iadczenia dokona ne n a rzecz licencjodawcy (m.in. uiszczone opłaty licencyjne) są nienależne w świetle art. 291 p.w.p. mającego szczególny c h a ra k te r wobec art. 410 § 2. Pow staje zatem obowiązek ich zw rotu12.
W yrażona explicite możliwość p otrącenia przez licencjodawcę korzyści, jak ie uzyskał licencjobiorca przez korzystanie z w ynalazku przed uniew aż
6 A. N ow icka, [w:] P ra w o w ła sn o ści p rzem ysło w e j, pod re d . U. P ro m iń sk iej, W arsza w a 2005, s. 110.
7 Por. szerzej: W. J . K a tn er, O d p o w ie d zia ln o ść o d szko d o w a w c za z u m ó w w obrocie g o sp o d a rc zy m , [w:] P ra w o u m ó w w obrocie g o sp o d a rczym , W arsz a w a 1999, s. 245 i n a s t. T ak rów nież S. S o łty siń sk i, L icencje..., s. 231 o raz B. G aw lik, op. cit., s. 134.
8 N ie m o żn a ró w n ież w ykluczyć o d p o w iedzialności delik to w ej licencjodaw cy.
9 P. G ra n e c k i, C u lp a in co n tr a h en d o , P P H 2001, n r 3, s. 9 i n a s t.; R. K w aśn ick i, R. L ew andow ski, C ulpa in co ntrahendo w p ra w ie p o ls k im oraz niem ieckim , „Praw o Spółek” 2002, n r 5, s. 37 i n a st.; ta k ż e D. Z aw istow ski, W ina w k o n tr a kto w a n iu (C ulpa in contrahendo) n a tle z m ia n w kodeksie c yw iln ym , „Acta U n iv e rs ita tis W ra tis lav ien s is” 2004, n r 2617, s. 281 i n a st.
10 C hodzi t u bo w iem o w ied zę p o zy ty w n ą, a n ie n p . o b r a k d o ch o w an ia n a le ży te j s ta r a n n o ści w u s ta le n iu m ożliw ości św iad czen ia. Por. szerzej: W. Popiołek, [w:] K o d eks c yw iln y, t. I: K o m e n ta rz do a rty k u łó w 1—44911, pod re d . K. P ietrzy k o w sk ieg o , W a rsz a w a 2005, s. 1006 i n a s t. o raz p o w o łan a ta m l it e r a t u r a i orzecznictw o.
11 W C zach ó rsk i, O d p o w ie d zia ln o ść o d szko d o w a w c za w ra m a ch tzw . neg a tyw n eg o interesu u m o w y, R P E iS 1968, n r 3, s. 29 i n a s t.; idem , U w agi n a te m a t pojęcia tzw. u jem nego interesu u m o w y, „ S tu d ia C y w ilisty czn e” 1996, t. X III-X IV , s. 11 i n a s t.; Cz. Ż u ła w sk a, [w:] K o m e n ta rz do k o d ek su cyw ilnego. K sięga trzecia. Z o b o w ią za n ia . Tom I, pod re d . G. B ień k a , W a rsz a w a 2005, s. 160 i n a s t.
nieniem , zdecydowanie w zm acnia pozycję tego pierwszego. Wydaje się to być słuszne, gdyż przew ażnie s ta ra się on o uzyskanie p a te n tu n a w ynalazek w dobrej wierze, ja k również w czasie trw an ia umowy licencyjnej ponosi koszty zw iązane z u trzy m an iem ochrony patentow ej. Może też zgodnie z um ow ą powstrzym ywać się od k o rzystania z w ynalazku lub nieudzielania innych licencji. Tymczasem licencjobiorca w okresie dom niem ania ważności p a te n tu korzysta z praw nego monopolu i może odnosić korzyści z posiadanej przew agi konkurencyjnej. W tego typu sytuacjach uzasadnione wydaw ały się poszukiw ania możliwości ochrony interesów licencjodawcy, n a którym wobec niew ażności umowy ciąży obowiązek zw rotu opłat licencyjnych (być może wieloletnich). Możliwości takiej ochrony upatryw ano w konstrukcji naduży cia praw a podmiotowego. D om aganie się przez licencjobiorcę zw rotu opłat licencyjnych w sytuacji, w której korzystał on przez pew ien okres z uprzyw i lejowanej pozycji, może być za tak ie nadużycie poczytane. Taka droga obrony interesów licencjanta m ogłaby okazać się je d n a k zbyt tru d n a . Podobnie zresztą z podejm owaniem próby u zn an ia za bezpodstaw ne wzbogacenie ko rzyści uzyskanych przez licencjobiorcę w okresie od „zaw arcia” umowy u z n a nej za niew ażną do m om entu uniew ażnienia p a te n tu . J a k bowiem arg u m en tow ał S. Sołtysiński, tru d n o byłoby w skazać n a m ajątek podm iotu, którego kosztem n astąpiło to wzbogacenie. Czy byłyby to m ajątk i przedsiębiorców, którzy respektow ali zakres praw nego monopolu, czy też może konsum entów lub profesjonalnych nabywców produktów objętych ochroną unieważnionego później p a te n tu n a w ynalazek?13
Trzecią drogą poszukiw ania ochrony interesów licencjodawcy je s t powo łanie się n a treść art. 408 § 1 k.c., w myśl którego zobowiązany do w ydania korzyści może żądać zw rotu nakładów koniecznych o tyle, o ile nie znalazły one pokrycia w użytku, który z nich osiągnął. Za nakłady te uznać należało by przede w szystkim opłaty patentow e, n ato m iast problem atyczna okazałaby się kw estia np. kosztów postępow ania o uniew ażnienie, kosztów zaw arcia umowy, kosztów poniesionych w m ylnym przekonaniu, że wykonuje się w aż ne zobowiązanie. Wysiłki te znalazły jed n a k szczęśliwie odzwierciedlenie na gruncie zmienionego art. 69 ustaw y o wynalazczości z 1972 r. oraz art. 291 zdanie drugie p.w.p. poprzez odwołanie się do konstrukcji potrącenia, która - ja k się wydaje - zakotwiczona je s t w tzw. teorii salda, postulowanej wcze śniej w doktrynie praw a wynalazczego14. S tąd pozytywnie należy odnieść się
do obecnego sta n u praw nego w tej m aterii, który zaw iera m echanizm ochro ny słusznych interesów licencjodawcy.
13 S. S o łty siń sk i, L icencje..., s. 231; A. Kopff, [w:] P ra w o w yn a la zcze. Z a g a d n ie n ia w y b ra n e, pod re d . S. G rz y b o w sk ie g o i A. K opffa, W a rs z a w a 1978, s. 180; T. S z y m a n e k , [w:] S. S o łty siń sk i, A. S zajkow ski, T. S z y m an e k , K o m e n ta rz do p r a w a w y n a la zczeg o , W arsz a w a 1990, s. 318.
Częściowe u n iew ażn ien ie p a te n tu powoduje częściow ą niem ożliwość świadczenia, stosując odpowiednio art. 387 § 2 k.c. Umowa licencyjna może być w tak im przypadku, stosownie do zgodnego zam iaru stron, w oparciu o art. 58 § 3 i art. 65 § 2 k.c., u z n an a za niew ażną w całości lub części. Jeżeli n ato m iast częściowe uniew ażnienie nie wchodzi w zakres upow ażnienia li cencyjnego, co może mieć miejsce w przypadku licencji ograniczonej, umowa licencyjna pozostaje w ażna w całości. W sytuacji częściowej niew ażności um o wy m ożna zastosow ać unorm ow ania a rt. 493 § 2 i 495 k.c. tra k tu ją c e o odpowiedzialności kontraktow ej z ty tu łu częściowej niemożliwości św iad czenia. Wydaje się, iż częściowe uniew ażnienie p a te n tu , które czyni św iad czenie w zajem ne częściowo niemożliwym, zgodnie z treścią art. 493 k.c. może stanow ić podstaw ę do o dstąpienia od umowy przez licencjobiorcę, a także u zasadniać roszczenie n ap raw ienia szkody wynikłej z niew ykonania zobowią zania. Częściowa niemożliwość św iadczenia w świetle art. 495 § 2 k.c. u za sadn ia również u tra tę przez dru g ą stronę praw a do odpowiedniej części św iadczenia wzajemnego, a więc będzie to np. zm niejszenie wysokości opłat licencyjnych15.
Sytuacją szczególną je s t uniew ażnienie p a te n tu z tego powodu, że zgło szono w ynalazek z wcześniejszym pierw szeństw em lub udzielono p a te n tu osobie n ieupraw nionej16. Zgodnie z treścią art. 75 ust. 1 p.w.p., podmiot, który w dobrej wierze uzyskał licencję i korzystał z w ynalazku co najm niej przez rok przed wszczęciem postępow ania o przeniesienie p a te n tu lub w tym okresie przygotował w szystkie istotne u rządzenia potrzebne do korzystania z w ynalazku, może z tego w ynalazku korzystać w swoim przedsiębiorstw ie w zakresie, w jak im z niego korzystał w chwili wszczęcia tego postępow ania, z zastrzeżeniem obowiązku uiszczania upraw nionem u ustalonego w ynagro dzenia17. Licencjobiorca zyskuje zatem s ta tu s tzw. używacza, co może o grani czać zakres pożądanego poziomu w ykorzystania w ynalazku. A zatem docho dzi do u niew ażn ien ia pierw otnej umowy licencyjnej w w yniku pierw otnej niem ożliwości św iadczenia po stron ie licencjodawcy, k tóry n a podstaw ie a rt. 387 § 2 k.c. może być pociągnięty do odpowiedzialności w granicach tzw. negatyw nego in te re su umowy, może również wchodzić w grę obowiązek zw rotu nienależnie pobranych św iadczeń18.
15 S. S o łty siń sk i, [w:] S y s te m p r a w a w ła sn o ści in te lek tu a ln e j. P raw o w yn a la zcze, t. III, pod red . J . Szw aji, A. Szajkow skiego, W arsz a w a - W rocław - K rak ó w - G d a ń s k - Łódź 1990, s. 484 i n a s t.
16 Por. a r t. 74 p.w.p.
17 P rz y to cz o n y p rz e p is z n a jd u je ró w n ie ż z a s to s o w a n ie w o d n ie s ie n iu do osoby, k tó r a w dobrej w ierze u z y s k a ła lu b n a b y ła p a te n t n a s tę p n ie p rz e n ie s io n y n a rzecz osoby u p ra w n io n e j.
W ygaśnięcie p a te n tu
W ygaśnięcie p a te n tu po zaw arciu umowy licencyjnej powoduje następczą niemożliwość św iadczenia19. Rodzi to odpowiedzialność odszkodowawczą po stronie licencjodawcy. Licencjodawca może odpowiadać za szkodę w yrządzo n ą w w yniku w ygaśnięcia p a te n tu , jeżeli nastąp iło ono zgodnie z art. 471 k.c. z jego winy. W zw iązku z tym, jeżeli za niemożliwość w ykonania świadczenia ponosi odpowiedzialność licencjodawca, to licencjobiorca, jako że um owa li cencyjna je s t um ow ą w zajem ną, m a n a podstaw ie art. 493 § 1 k.c. prawo w edług swego wyboru albo żądać n ap raw ien ia szkody wynikłej z niew ykona n ia zobowiązania, albo może od umowy odstąpić. N atom iast w sytuacji, gdy za wygaśnięcie p a te n tu licencjodawca odpowiedzialności nie ponosi, której dotyczy art. 495 § 1 k.c., pow staje obowiązek zw rotu nienależnie pobranych św iadczeń zgodnie z przepisam i o bezpodstaw nym wzbogaceniu20. Należy również zauważyć, że szczególnie w odniesieniu do umów m ieszanych wyga śnięcie p a te n tu może powodować jedynie częściową niemożliwość świadczenia.
Licencjodawca ponosi również odpowiedzialność wobec licencjobiorcy za obciążenia przedm iotu umowy praw em innej osoby. Wchodzi ona w grę wów czas, gdy licencjodawca nie poinformował licencjobiorcy o praw ach osoby trzeciej, np. o praw ie zastaw u, użytkow ania lub wcześniejszej licencji. Ko nieczne je s t przy tym stw ierdzenie, czy w istocie wcześniej udzielona licencja lub inne praw o ciążące n a patencie uniem ożliw ia lub u tru d n ia korzystanie z w ynalazku w sposób określony w umowie21. Podkreślić bowiem wypada specyfikę przedm iotu świadczenia będącego dobrem niem aterialnym , tzn. że może z niego korzystać, przynajmniej teoretycznie, nieograniczony krąg pod miotów. Z reguły wcześniej udzielona licencja czy też inne prawo obciążające p a te n t nie będzie powodować niemożliwości świadczenia lub u tru dn iać realiza cji umowy późniejszej. Odpowiedzialność za w skazane wady praw ne m a jed n ak miejsce przede wszystkim w sytuacji udzielenia licencji wyłącznej. Jeżeli bowiem licencjodawca nie poinformował k o n trah en ta o wcześniej zawartej umowie, k tó ra wchodzi w zakres przyznanej wyłączności, wówczas stanow i to przesłankę odpowiedzialności z ty tułu pierwotnej niemożliwości świadczenia (art. 387 § 2 k.c.) albo częściowej niemożliwości świadczenia (art. 493 k.c.)22.
19 P or. sz e rz e j: B. L e w a s z k ie w ic z -P e try k o w s k a , N ie m o ż liw o ś ć ś w ia d c z e n ia n a stę p cza , „ S tu d ia P ra w n o -E k o n o m ic zn e ” 1970, n r 4; T. W iśn iew sk i, [w:] K o m e n ta rz do k o d e k su cyw ilnego. K sięg a trzecia. Z o b o w ią za n ia ..., s. 602 i n a st.
20 S. D ą b ro w s k i, [w:] K o d e k s c yw iln y. P r a k ty c z n y k o m e n ta r z z o rz e c zn ic tw e m , t. II: art. 3 5 3 -1 0 8 8 , W arsz a w a 2005, s. 239 i n a s t.
21 G dyby bow iem licencjodaw ca z a ta ił okoliczność is tn ie n ia w cześniej udzielonej licencji, o dnoszącej się do tego sam ego te ry to riu m i podobnego z a k re s u z as to s o w an ia , w ów czas licencjo b io rca m oże pow ołać się n a w in ę w k o n tra k to w a n iu , j a k rów nież n a b łą d n a p o d staw ie a r t. 86 k.c. T ak S. S o łty siń sk i, Licencje..., s. 238.
22 N a tu r a ln ie licencjodaw ca nie m a obo w iązk u in fo rm o w an ia o licencji w p isa n e j, a więc u jaw n io n ej w re je s trz e . Zob. R. M ark iew icz, op. cit., s. 75.
Odpowiedzialność licencjodawcy może powstać tak że w sytuacji, gdy wbrew postanow ieniom wcześniejszej umowy udziela on licencji, której za kres godzi w sferę wyłączności licencji wcześniejszej. Przy czym um owa póź niejsza nie m usi mieć wyłącznego ch arak teru . W tym zakresie znaczącą rolę może odegrać wpis umowy licencyjnej do rejestru. W tak im przypadku w grę wchodzić może u znanie umowy późniejszej za bezskuteczną. Przychylić się należy do stanow iska Sądu Najwyższego, zgodnie z którym niew ażność póź niej zaw artej umowy byłaby zbyt daleko idąca23. N a tu ra ln ie udzielenie licen cji wbrew postanow ieniom um owy w cześniejszej rodzi odpow iedzialność k o n tra k to w ą licencjodawcy. P odstaw ę odpowiedzialności odszkodowawczej stanow ić będzie wówczas a rt. 471 k.c. Licencjobiorcy przysługuje także możliwość od stąp ien ia od umowy n a podstaw ie a rt. 493 § 1 lub 2 k.c. W p rakty ce je d n a k nie będzie on zaintereso w any rozw iązaniem sto su n k u umownego. W szak przew ażnie przeznaczył on znaczne środki n a zastoso w anie w ynalazku, a odstąpienie od umowy pozbawiłoby go tej możliwości. Przecież licencjodawca m a praw ny monopol n a k o rzystanie z w ynalazku i z zasady tylko on może udzielić licencji n a danym tery to riu m . Za ze w szech m ia r u zasad n io n e u zn ać należy w ta k im p rzy p ad k u roszczenie o obniżenie op łat licencyjnych. W tym p rzy p ad k u w skazać należy n a m ożli wość posłużenia się analogią z umowy dzierżawy n a podstawie art. 664 § 1 k.c. w zw iązku z a rt. 694 k.c.24
W kontekście prowadzonych rozw ażań nie m ożna pom inąć także sy tu acji, w której w czasie ważności licencji udzielona zastanie licencja przym u sowa, k tó ra będzie naru szać sferę wyłączności licencjobiorcy, co może powo dować całkow itą lub częściową następczą niemożliwość świadczenia. Otóż zgodzić wypada się z S. Sołtysińskim , który tw ierdzi, że licencjodawca „nie ponosi odpowiedzialności za ciężary publicznopraw ne ograniczające u p raw nienia licencjobiorców”. W yjątkiem je s t jed n a k sytuacja, w której udzielenie licencji przymusowej było następ stw em określonego zachow ania się ze strony licencjodawcy25.
N astępcza niemożliwość świadczenia, za k tó rą licencjodawca nie będzie ponosił odpowiedzialności, w ystąpi również w przypadku u zn an ia w ynalazku za tajny.
23 N a d o p u sz c za ln o ść s tw ie rd z e n ia n ie w a ż n o śc i u m o w y p ó źn iejszej w s k a z y w a ł A. Kopff, op. cit., s. 312. Por. ta k ż e w y ro k SN z d n ia 12 m a rc a 2002 r., sy g n . IV C K N 509/00, O SN C 2003, n r 4, poz. 50 o ra z P. S tec, S k u tk i u d z ie le n ia p r z e z licen cjo d a w cę licen cji osobie trzeciej z n a ru s ze n ie m k la u z u li w yłączności w y n ik a ją ce j z u m o w y licencyjnej, „R adca P ra w n y ” 2005, n r 4, s. 86 i n a s t.
24 T ak S. S o łty siń sk i, L icencje... , s. 239. 25 Por. szerzej: ib id em , s. 241.
Wady fizyczn e
Samo zastosow anie pojęcia „wada fizyczna” w odniesieniu do dobra nie m aterialnego, w tym w ypadku w ynalazku, nie wydaje się być zbyt fortunne, tym niem niej przedstaw iciele n a u k i wynalazczości, zastrzegając pewne nie dogodności, posługują się tym term in em dla potrzeb prowadzonych rozwa- żań26. Tak też uczyniono w niniejszym opracowaniu.
Zdaniem R. M arkiewicza wady fizyczne w ynalazku mogą uniem ożliwiać lub u tru d n ia ć jego techniczne w ykorzystanie lub powodować, że stosow anie okaże się nierentow ne. Z kolei B. Gawlik w yróżnia wady fizyczne, które p rzejaw iają się brak iem technicznej pow tarzalności, brakiem technicznej użyteczności czy też brakiem rentow ności27. A zatem w ynalazek powinien nadaw ać się do korzystania zeń w sposób w ynikający z celu umowy. Warto w tym kontekście przywołać stanow isko ju d y k atu ry niem ieckiej. Zgodnie z nim , jeżeli um owa licencyjna nie stanow i inaczej, licencjodawca ponosi odpowiedzialność za spraw ność techniczną w ynalazku w zakresie wyników i ich param etrów ujętych w opisie patentow ym . Z kolei za tzw. użyteczność przem ysłow ą licencjodawca odpow iada jedynie wtedy, gdy złożył w tym przedm iocie odpowiednie zapew nienie28.
N iejednokrotnie b ra k spraw ności technicznej wiąże się z w ystąpieniem p rzesłanki uniew ażnienia p a te n tu (np. b ra k pow tarzalności, niezupełność rozw iązania). W takiej sytuacji w ystępuje pierw otna niemożliwość świadcze n ia (art. 387 k.c.). Jeżeli jed n ak w ada nie wiąże się z uniew ażnieniem p a te n tu, a jedynie obniża lub uniemożliwia (częściowo lub całkowicie) korzystanie z w ynalazku w sposób w umowie przewidziany, licencjodawca może ponieść odpowiedzialność n a zasadach ogólnego reżimu kontraktowego (art. 491-495 k.c.). Nie wydaje się przy tym uzasadnione, aby móc odwołać się do odpowiedzialności n a zasadzie rękojmi za wady w oparciu o analogię z umową sprzedaży czy też dzierżawy. Odpowiedzialność n a zasadzie rękojmi jest bowiem - ja k już wskaza no - wyjątkiem od ogólnych zasad odpowiedzialności kontraktowej29.
O d p o w iedzialn o ść g w a ra n cyjn a
Zgodnie z art. 473 § 1 k.c., licencjodawca może przyjąć n a siebie odpowie dzialność za wykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania z powodu
26 Por. R. M ark iew icz, op. cit., s. 73.
27 W ed łu g B. G a w lik a (op. cit., s. 131 i n a st.), p rzez te c h n ic z n ą w y k o n aln o ść rozum ieć n a le ż y z d atn o ść know -how do pro d u k cy jn eg o z a s to s o w a n ia p rz y u ży ciu a k tu a ln ie d o stę p n y ch śro d k ó w tech n iczn y ch . Z k o lei tec h n ic z n a u ży teczn o ść o zn acza zdolność know -how do o sią g n ię c ia z am ierzo n eg o r e z u lta tu tech n iczn eg o . R en to w n o ść know -how dotyczy n a to m ia s t ekonom icz n y ch re z u lta tó w w d ro ż e n ia know -how . U w ag i w y m ienionego a u to r a (o p a rte n a p o g ląd a ch d o k tr y n y niem ieck iej) w y d a ją się być w p e łn i a k tu a ln e rów nież w o d n ie s ie n iu do w ynalazków .
28 S. S o łty siń sk i, L icencje..., s. 241
oznaczonych okoliczności, za które z mocy ustaw y odpowiedzialności nie po nosi. Oczywiście w interesie licencjobiorcy je s t uzyskanie ja k najszerszych gwarancji. Szkopuł jed n a k w tym, że licencjodawca w sposób n a tu ra ln y bę dzie dążył do odzwierciedlenia udzielonych gw arancji w uiszczonym przez licencjobiorcę wynagrodzeniu. Z drugiej strony spotkać m ożna, choć należy to do rzadkości, ograniczenie odpowiedzialności licencjodawcy. W yróżnia się dwa podstawowe rodzaje gwarancji: praw ne i techniczne.
Gw arancje praw ne m ogą obejmować odpowiedzialność za s ta n praw wy łącznych. Przyjm uje ona przew ażnie postać zapew nienia, że udzielenie licen cji oraz późniejsze korzystanie z w ynalazku przez licencjobiorcę nie n a ru sza praw osób trzecich. Licencjodawca może zobowiązać się w ram ach udzielonej gw arancji do n ap raw ien ia szkody wyrządzonej licencjobiorcy przez dochodze nie roszczeń przez osoby trzecie z ty tu łu n a ru sz e n ia ich praw, w wyniku których licencjobiorca będzie m usiał ograniczyć lub poniechać korzystania z w ynalazku bądź też ponieść dodatkowe koszty30. W skazać m ożna także na odpowiedzialność gw arancyjną za szkody wyrządzone przez personel licencjo dawcy przy w drożeniu w ynalazku lub n a sk u tek np. udzielenia błędnych instrukcji czy wskazówek.
Gw arancje techniczne mogą dotyczyć tak ich kw estii, ja k określony sto pień spraw ności technicznej w ynalazku i jego niezawodność, przydatność do realizacji celu określonego w umowie, co może uw idaczniać się w p a ra m e tra c h jakości tzw. p ro d u k tu licencyjnego. Ponadto licencjodawca może zobo wiązać się do odpowiedzialności gwarancyjnej za poziom zużycia surowców lub innych m ateriałów oraz energii albo też za odpowiedni poziom rentow no ści. Z kolei w przypadku, gdy um owa licencyjna obejmuje dostaw ę określo nych m aszyn czy też wykonanie określonej instalacji, gw arancja może obej mować rów nież odpow iedzialność za jakość (czy wydajność) i działan ie dostarczonych m aszyn. W ram ach w arunków gw arancji strony określają n a j częściej, oprócz kategorii wad, za które odpowiada licencjodawca, także czas jej trw an ia oraz sposób i term in usunięcia w ad w ram ach gw arancji31.
K a r a um ow na
Strony mogą posłużyć się in sty tu cją k ary umownej poprzez zastrzeżenie, że napraw ienie szkody wynikłej z niew ykonania lub nienależytego wyko n a n ia zobowiązania niepieniężnego n a stą p i przez zapłatę określonej sum y (art. 483 § 1 k.c.). W arto wskazać, że zasad ą je s t tzw. k a ra wyłączna, a więc należna w danej wysokości bez względu n a wysokość szkody i bez możliwości dochodzenia dodatkowego odszkodowania, naw et jeżeli szkoda przew yższała
30 A. N ow icka, [w:] P raw o w ła sn o ści p rzem ysło w e j..., s. 111 o raz Z. U la to w sk i, B u d o w a u m o w y licencyjnej, W arsz a w a 1977, s. 16.
by wysokość zastrzeżonej kary. Jed n ak że strony mogą um ow ą statuow ać tzw. k a rę k um u latyw n ą i wówczas wierzyciel będzie mógł żądać zarówno kary umownej, ja k i odszkodowania, lub tzw. karę zaliczalną, gdzie wierzyciel obok kary umownej może żądać odszkodowania uzupełniającego do wysoko ści szkody32.
O d p o w ie d z ia ln o ść lic e n c jo b io r c y
N ajczęstszą przyczyną pow stania odpowiedzialności licencjobiorcy je st b ra k term inowego w niesienia opłaty licencyjnej. Zwłoka w w ykonaniu um o wy wzajem nej, a ta k ą z reguły je s t um owa licencji patentow ej, powoduje, iż licencjodawca, zgodnie z art. 491 § 1 k.c., może wyznaczyć odpowiedni term in do w ykonania z zagrożeniem , że w razie bezskutecznego upływ u wyznaczo nego term in u będzie upraw niony do o dstąpienia od umowy. Licencjodawca może także bez w yznaczenia term in u dodatkowego bądź też po jego bezsku tecznym upływie żądać w ykonania zobowiązania i n apraw ien ia szkody w yni kłej ze zwłoki33. Nie m ożna też zapom inać o odpowiedzialności związanej z ujaw nieniem przez licencjobiorcę informacji, które zostały m u powierzone w toku wykonyw ania umowy.
N iew yk on a n ie o ra z n ien a leżyte w ykon an ie um owy know-how
Powszechnie przyjm uje się p o stu lat odpowiedniego stosow ania reguł od powiedzialności kontraktow ej wykształconych n a gruncie licencji p a te n to wych do umów know-how. Będzie to zatem odpowiedzialność n a zasadach ogólnych kodeksu cywilnego, a w szczególności za wady przedm iotu św iad czenia, czyli know-how34.
Wady „fizyczn e” know-how
Do wad „fizycznych” know-how zalicza się b ra k odpowiednich właściwo ści techniczno-gospodarczych k o n sty tu u jąc y c h je inform acji. Chodzi tu przede w szystkim o techniczną wykonalność, użyteczność i wcale nierzadko o poziom rentowności. W praktyce spotkać m ożna powiązanie elem entów użyteczności i rentow ności jako wyznaczników opłat licencyjnych. Tym n ie mniej b ra k wykonalności lub odpowiedniego poziomu użyteczności p rzekaza nych inform acji może rodzić odpowiedzialność kontraktow ą.
32 Por. szerzej: W. J . K a tn e r, op. cit., s. 250 o raz p rzytoczone ta m orzecznictw o i l ite r a tu r a , a ta k ż e A. S zw aja, K a ra u m o w n a w ed łu g K o d e ksu cyw ilnego, W a rsz a w a 1967, s. 79 i n a st.
33 W sytuacji podzielności św iadczenia, np. r a ty o p łaty licencyjnej zastosow anie znaleźć może a r t. 491 § 2 k.c. Por. S. S o łty siń sk i, [w:] S y s te m p r a w a w ła sn o ści in te le k tu a ln e j..., s. 487 i n a s t.
Okoliczność, że umowy know-how niekiedy nie określają g w arantow a nych cech przekazyw anych inform acji, sk łan ia do poszukiw ania w tej kw estii ogólnego stan d ard u . Za B. Gaw likiem należy posłużyć się funkcją społeczno- gospodarczą zakreśloną w zaw artej umowie35. Je śli bowiem przekazane in formacje nie są użyteczne w realizacji celu określonego w umowie lub co gorsza nie są w ogóle technicznie wykonalne, to stanow i to niew ątpliw ie wadę przedm iotu świadczenia. Podobnie, gdy um owa w skazuje n a konkretne zastosow anie know-how lub idąc dalej - określa re z u lta t techniczny takiego zastosow ania. W tak ich sytuacjach licencjodawca odpowiadać może za b rak technicznej wykonalności lub użyteczności, w tym także za nieosiągnięcie określonych w umowie rezultatów technicznych (np. poziomu oszczędności surow ca w toku produkcji). Rozróżnić wszakże należy sytuację, gdy odpowie dzialność płynie z celu umowy, od sytuacji, gdy licencjodawca gw arantuje osiągnięcie określonego re z u lta tu technicznego. W drugim przypadku w za leżności od sposobu zredagow ania treści umowy (w tym oczywiście definicji określonego celu lub w skazania n a rezu ltat) może mieć miejsce odpowiedzial ność gw arancyjna.
O dm ienną kw estią je s t n ato m ia st odpowiedzialność za re z u lta t ekono miczny przekazanych informacji. Trudno bowiem n a podstaw ie ogólnego celu umowy albo wyrażonych w niej zam ierzeń licencjobiorcy obciążyć licencjo dawcę ryzykiem fiaska gospodarczego zastosow ania know-how. W b rak u szczególnych postanow ień gwarancyjnych w tej m aterii nie m ożna obarczać licencjodawcy ryzykiem (być może nieum iejętnie prowadzonej) działalności gospodarczej licencjobiorcy. W praktyce jed n a k trudno odróżnić sferę ryzyka technicznego od gospodarczego. Stanow i to arg u m en t n a rzecz precyzyjnego określania zakresu odpowiedzialności w umowie.
S kutkiem praw nym wadliwości „fizycznej” know-how je s t s ta n niew yko n a n ia lub nienależytego w ykonania umowy. Wobec dyskusyjnego c h a ra k te ru możliwości posłużenia się analogią z umowy dzierżaw y (przede wszystkim art. 664 k.c.), stabilnej podstaw y dla roszczeń licencjobiorcy należy u p a try wać w art. 491 i 494 k.c.36 W zarysowanej sytuacji licencjobiorcy przysługi wać będzie żądanie p rzekazan ia know-how wolnego od w ad w określonym przez niego term inie z zagrożeniem , że w razie bezskutecznego upływ u wy znaczonego term in u będzie upraw niony do odstąpienia od umowy. Może rów nież bez w yznaczania dodatkowego term in u, ja k też po jego bezskutecznym upływie żądać w ykonania zobowiązania i n ap raw ienia szkody wynikłej ze zwłoki. N atom iast zgodnie z art. 491 i 494 k.c., licencjobiorca może po bez skutecznym upływie term in u dodatkowego odstąpić od umowy, żądając zwro
35 B. G aw lik, op. cit., s. 131 i n a s t. o raz R. M arkiew icz, op. cit., s. 74 i n a s t.
36 Por. u w a g i dotyczące odpow ied zialn o ści z a n iew y k o n an ie lu b n ie n a le ż y te w y k o n a n ie um ow y licencyjnej m ającej z a p rz ed m io t św ia d c ze n ia w y n a laz ek .
tu tego, co świadczył licencjodawcy oraz żądać n ap raw ien ia szkody wynikłej z niew ykonania zobowiązania3 7.
Wady p ra w n e
W ada p raw n a know-how w ystępuje wówczas, gdy korzystanie z know how wiąże się z naru szen iem praw osób trzecich. Polemizować należałoby z tw ierdzeniem , że nie je s t w adą p raw n ą know-how sytuacja, w której licen cjodawca je s t nieupraw niony do p rzek azania inform acji (np. uzyskał je po przez pracow nika, który je uprzednio w ykradł), a licencjobiorca pozostaje w dobrej wierze. D yskusyjnym wydaje się przede w szystkim pogląd, że nie m a potrzeby konstruow ania odpowiedzialności dostawcy licencjodawcy za wady praw ne know-how3 8. J a k bowiem ocenić sytuację, w której wedle art. 11 u st. 3 ustaw y z 16 kw ietnia 1993 r. o zw alczaniu nieuczciwej konkurencji39
(dalej w skrócie u.z.n.k.) sąd zobowiązał licencjobiorcę do zapłaty stosownego w ynagrodzenia n a rzecz upraw nionego dysponenta know-how za korzystanie z inform acji stanow iących tajem nicę przedsiębiorstw a4 0. Trudno odmówić w tak im przypadku możliwości w ysunięcia roszczenia wobec nieupraw nione go licencjodawcy w łaśnie z ty tu łu wady praw nej know-how. Owszem zaryso w an a sytuacja „nigdy nie może” doprowadzić do odpowiedzialności „nie upraw nionego” licencjodawcy względem licencjobiorcy za b ra k możliwości k orzy stania z przekazanych informacji, nie dochodzi bowiem do pozbawienia możliwości korzystan ia w przypadku dobrej w iary licencjobiorcy. Jed nak że może doprowadzić do odpowiedzialności nieupraw nionego licencjodawcy za szkodę w ynikłą z obowiązku zapłaty w ynagrodzenia n a rzecz upraw nionego dysponenta tajemnicy.
Z kolei gdy licencjobiorca wiedział lub powinien był wiedzieć o tym, że licencjodawca nie jest upraw nionym dysponentem know-how, a więc gdy pozo staw ał w złej wierze, wówczas - jeżeli zagraża to lub narusza interes przedsię biorcy - dopuszcza się on czynu nieuczciwej konkurencji (art. 11 ust. 1 u.z.n.k.). Konsekwencją tego je s t możliwość w ystąpienia przez uprawnionego dysponen ta wobec będącego w złej wierze licencjobiorcy z roszczeniami określonymi w art. 18 u.z.n.k., w tym m.in. z żądaniem zaniechania stosowania know-how oraz n ap raw ienia wyrządzonej szkody n a zasadach ogólnych4 1.
37 Por. Z. R a d w a ń sk i, A. O lejn iczak , Z o b o w ią z a n ia - część ogólna, W a rsz a w a 2005, s. 298 i n a s t. o raz W. C zach ó rsk i, Z o b o w ią za n ia . Z a r y s w y k ła d u , W a rsz a w a 2002, s. 329 i n a s t.
38 T ak B. G aw lik, op. cit., s. 133; o d m ien n ie S. S o łty siń sk i, [w:] S y s te m p r a w a w łasności in te le k tu a ln e j... , s. 550.
39 D z.U . z 2003 r., n r 153, poz. 1503 z późn. zm.
40 P rz e p is m ów i o nabyw cy know-how , ale w ydaje się, że m oże znaleźć z asto so w an ie tak ż e w s to s u n k u do licencjobiorcy. W arto rów nież w sk azać, że chodzi t u o n abycie inform acji sta n o w ią cych tajem n icę p rz ed się b io rstw a w dobrej w ierze, n a pod staw ie o d p łatn ej czynności praw n ej.
41 Por. szerzej E. N o w iń sk a, M. d u Vall, U sta w a o z w a lc z a n iu n ieu c zciw ej ko n ku ren cji. K o m e n ta rz, W a rsz a w a 2005, s. 86 i n a s t. o raz S. S o łty siń sk i, [w:] U sta w a o zw a lc z a n iu n ieu c zc i w ej ko n ku ren cji. K o m e n ta rz, pod re d . J . Szw aji, W arsz a w a 2000, s. 308 i n a st.
Za przypadek wadliwości know-how uchodzi także sytuacja, w której korzystanie z inform acji będących przedm iotem św iadczenia wchodzi w za kres praw nego monopolu patentow ego lub gdy u sta ł s ta n tajemnicy, co za sadniczo wiąże się z uzyskaniem ochrony patentow ej, ale nie tylko. W przy p ad k u pierw szym w skazuje się n a to, że po pierw sze know-how może stanow ić w całości lub części przedm iot p a te n tu osoby trzeciej, po drugie produkcja i zbyt wyrobów w ytw arzanych przy zastosow aniu know-how w k ra cza w sferę wyłączności wynikającej z udzielenia osobie trzeciej p a te n tu na te n wyrób42.
Z zaistnieniem w skazanych okoliczności zw iązana je st całkow ita lub czę ściowa niemożliwość świadczenia. W sytuacji bowiem, gdy know-how nie stanow i ju ż tajem nicy lub korzystanie z inform acji będących przedm iotem umowy licencyjnej objęte je s t monopolem patentow ym , licencjodawca nie może korzystać z nich w sposób przew idziany umową. W zależności zatem od m om entu pow stania wym ienionych sytuacji w ystąpi pierw otna (uprzednia) lub następcza niemożliwość św iadczenia43.
Jeżeli zgodnie z art. 387 § 1 i 2 k.c. licencjodawca wiedział w chwili zaw arcia umowy o niemożliwości świadczenia, czyli o tym , że przekazyw ane informacje nie są poufne lub wchodzą w zakres monopolu patentow ego osoby trzeciej, a z błędu nie wyprowadził, obowiązany je s t do n ap raw ien ia szkody, k tó rą poniósł recypient inform acji przez to, że zaw arł umowę, nie wiedząc o niemożliwości świadczenia. Zatem licencjodawca ponosi odpowiedzialność za tzw. winę w k ontrak to w an iu (culpa in contrahendo) w granicach tzw. negatyw nego in te resu umowy44. Z tym , że jeżeli świadczenie je st niemożliwe w całości, to umowa jest niew ażna, jeżeli zaś w części, to wedle art. 58 § 3 k.c. um owa pozostaje w mocy, wyjąwszy postanow ienia dotknięte niew ażnością, chyba że z okoliczności wynika, iż bez postanow ień dotkniętych niew ażnością czynność nie zostałaby dokonana.
Słuszny wydaje się być pogląd, że w praktyce niemożliwość częściowa św iadczenia rzadko będzie prowadzić do częściowej tylko niew ażności um o wy. W większości bowiem przypadków, choć je s t to tylko i wyłącznie
generali-42 P o g ląd ta k i, o p a rty n a o rz ec ze n iu S ą d u R zeszy z 11 lip c a 1939 r. (39 RGZ 163), p odziela B. G aw lik, op. cit., s. 133.
43 Por. szerzej: K. K ru c za lak , S k u tk i n iem o żliw o ści św ia d c ze n ia w e d łu g p r a w a c yw iln eg o , W arsz a w a 1989 o raz u c h w a ła SN z 30 g ru d n ia 1975 r., sygn. III C ZP 86/75; w y ro k S ąd u A pelacyjnego w P o z n a n iu z 27 m a ja 1992 r., sygn. I A C r 162/92. W ydaje się p rz y ty m n ie u z a s a d n ione odpow iednie sto so w an ie a r t. 291 p.w .p., k tó r y w ra z ie p ierw o tn e j niem ożliw ości św iad c ze n ia w y n ik łej z u n ie w a ż n ie n ia p a te n tu d a je m ożliw ość p o trą c e n ia p rzez licencjodaw cę k o rzy ści ja k ie licencjobiorca u z y s k a ł w w y n ik u k o rz y s ta n ia z w y n a la z k u p rz ed u n ie w a ż n ie n ie m . M a to sw oje u z a s a d n ie n ie w b r a k u is tn ie n ia k o rz y s ta n ia z m on o p o lu p raw n eg o , d ającego siln ie jsz ą pozycję n a ry n k u . W p rz y p a d k u know -how m o żn a m ów ić je d y n ie o fak ty czn e j w yłączności, k tó r a rów nież m a o g ran iczo n y w ym iar.
44 W. J . K a tn e r, op. cit., s. 250 i n a s t., a ta k ż e W. C zach ó rsk i, O d p o w ie d zia ln o ść o d szko d o w aw cza...; P. G ra n e c k i, C u lp a in contrahendo....
zacja potoczna, spełnienie św iadczenia dotkniętego ta k ą w adą nie miałoby dla strony przyjm ującej znaczenia4 5. Pogląd te n znajduje również zastosow a nie, gdy chodzi o częściową n astępczą niemożliwość świadczenia. Z tym, że w takiej sytuacji licencjobiorca może, zgodnie z art. 493 § 2 k.c., od umowy odstąpić, jeżeli wykonanie częściowe nie miałoby dla niego znaczenia ze wzglę du n a właściwości zobowiązania albo ze względu n a zamierzony przez tę stro nę cel umowy, wiadomy stronie, której świadczenie stało się częściowo niemoż liwe. U praw nienie do o dstąpienia od umowy dotyczy zarówno częściowej niemożliwości świadczenia, zaistniałej w skutek okoliczności, za które odpowie dzialność ponosi licencjodawca, ja k i zgodnie z art. 495 § 2 k.c., w skutek okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności żadna ze stron4 6.
W sytuacji całkowitej następczej niemożliwości św iadczenia zaistniałej w skutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi licencjodawca, licen cjobiorcy wedle art. 493 k.c. przysługuje roszczenie o n apraw ienie szkody albo upraw nienie do odstąpienia od umowy. Podkreślić należy, że zgodnie z art. 494 k.c. stron a, k tó ra odstępuje od umowy wzajem nej, może żądać nie tylko zw rotu tego, co świadczyła, lecz również n ap raw ienia szkody wynikłej z niew ykonania zobowiązania. W praktyce jed n a k najczęściej bywa tak , że za ujaw nienie know-how lub opatentow anie w ynalazku obejmującego poufne dotychczas informacje licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności. Trudno również oczekiwać, by udzielił się on gw arancji n a to, że inform acje stan o wiące know-how nie są lub zostan ą ujaw nione lub opatentow ane jako w yna lazek. Najczęściej spotykane i postulow ane w stosunku do treści umowy know-how je s t zam ieszczenie oświadczenia licencjodawcy, że nie je s t m u zna ne istnienie patentów osób trzecich, które mogłyby być naruszone w wyniku w ykonyw ania umowy know-how4 7, a także że przekazane informacje nie są
dostępne publicznie4 8.
Zastrzec należy, iż nie zawsze je s t tak , że udzielenie p a te n tu obejm ujące go know-how będzie powodować niemożność (całkow itą lub częściową) korzy s ta n ia z niego. W szak licencjobiorca może uzyskać pozycje tzw. używacza uprzedniego4 9. Może to rzecz ja s n a powodować zm niejszenie zak resu jego u p raw nień w stosun k u do umowy know-how. Je śli w w yniku tak ich okolicz ności licencjodawca nie je s t w stan ie należycie wykonać zaciągniętych zobo w iązań, licencjatowi będzie przysługiw ać roszczenie odszkodowawcze n a pod staw ie art. 471 k.c. i nast.
45 S. S o łty siń sk i, [w:] S y s te m p r a w a w ła sn o ści in te lek tu a ln e j..., s. 552.
46 J . M ojak, J . W idło, P o lskie p ra w o k o n tra kto w e. Z a r y s w y k ła d u , W a rsz a w a 2005, s. 154 i n a s t.
47 H . S tu m p f, D er K now -H ow Vertrag, H e id elb erg 1970, s. 281 i n a s t.
48 L icencjodaw ca m oże przecież nie m ieć wiedzy, czy k o n k u re n c ja p o sia d a ju ż inform acje u trzy m y w a n e p rzez niego w poufności, czy też nie. Takiego u s ta le n ia n ie m o żn a przecież czynić n a p o d staw ie sam ego tylko fa k tu , że k o n k u re n t nie rozpoczął w y k o rz y sty w a n ia tychże inform acji.
W przypadku, gdy za następczą niemożliwość św iadczenia nie ponosi odpowiedzialności żadna ze stron, w myśl art. 495 § 1 k.c. strona, która m iała świadczenie spełnić, nie może żądać świadczenia wzajemnego, a w wypadku, gdy je już otrzym ała, obowiązana je s t do zwrotu według przepisów o bezpod staw nym wzbogaceniu5 0.
O d po w iedzialn o ść g w a ra n cyjn a
Podobnie ja k w przypadku licencji patentow ych, strony umowy know how mogą modyfikować, w tym precyzować zakres odpowiedzialności. Wobec specyfiki u sta le n ia wadliwości dobra niem aterialnego, jakim je s t know-how, zabieg tak i wydaje się ze wszech m iar uzasadniony. Odpowiedzialność gw aran cyjna przybiera najczęściej postać różnego rodzaju zapew nień licencjodawcy o cechach know-how5 1. Przeważnie jednak określony rezu ltat jego zastosowania zależy nie tylko od zachowań licencjodawcy, ale także licencjobiorcy. S tąd uza sadnione może być pojawienie się w umowie okoliczności egzoneracyjnych, a więc zastrzeżeń, które zw alniają z odpowiedzialności licencjodawcę. W p rak tyce dotyczą one najczęściej: zachowania przez licencjobiorcę odpowiednich norm technicznych, jakości surowców, kw alifikacji personelu, odpowiedniej organizacji procesu oraz wyposażenia przedsiębiorstw a5 2.
P o d su m o w a n ie
N a odpowiedzialność k on traktow ą stro n w sto su n k u licencyjnym pow sta łym w w yniku u d zielen ia licencji patentow ej lub know-how przem ożny wpływ m ają cechy przedm iotu św iadczenia praw a z p a te n tu n a w ynalazek oraz praw a do know-how. W odniesieniu do roszczeń pow stałych w razie wygaśnięcia praw a z p a te n tu zawinionego przez licencjodawcę, stanow ią one gw arancję realizacji obowiązku dbałości o przedm iot świadczenia, np. po przez wnoszenie opłat ochronnych. W tym sensie każda um owa licencyjna wym aga pewnej aktyw ności ze strony licencjodawcy. W arto podkreślić, że we w zajem nych rozliczeniach stro n z ty tu łu niemożliwości św iadczenia w razie uniew ażnienia p a te n tu licencjodawca może żądać uw zględnienia tego, że druga stro n a k orzystała przed u stan iem ochrony patentow ej z przedm iotu umowy w w aru n k ach dom niem ania ważności praw a wyłącznego. K orzystała zatem z praw nego monopolu.
50 Por. szerzej: B. L ew aszk iew ic z-P etry k o w sk a, op. cit.; W. R ob aczy ń sk i, Z p r o b le m a ty k i g o sp o d a rczej n iem o żliw o ści św ia d c z e n ia , K P P 1993, n r 2.
51 Por. szerzej p rz y k ła d o w ą lis tę k la u z u l g w a ran c y jn y ch : J . D a lew s k i, W. W alew ski, O chrona w ła sn o ści p rz e m y s ło w e j i ta je m n ic p ro d u k c y jn y c h , W a rsz a w a 1975, s. 178.
52 B. G aw lik , op. cit., s. 125, S. S o łty siń sk i, [w:] S y s te m p r a w a w ła sn o ści in te le k tu a ln e j s. 553; Z. U la to w sk i, op. cit., s. 16; S. G ierczak , B. J a n ic k i, U w agi o k o n tr a kc ie k n o w -h o w w eksporcie, W arsz a w a 1967, s. 42 i n a s t.
Isto tn ą rolę w ochronie interesów licencjobiorcy w sytuacji u zn an ia licen cjodawcy za podm iot nieupraw niony pełni insty tucja używacza późniejszego, w której zabezpiecza się możliwość dalszego korzystania z wynalazku. W a rty kule w skazano również n a in stru m e n ty ochrony licencjobiorcy wyłącznego w razie n aru szen ia wyłączności przez licencjodawcę. W tym kontekście pod kreślić należy rolę w pisu umowy do rejestru.
Dopuszczalne je s t posługiw anie się określeniem „wady fizyczne” w odnie sieniu do wad dobra niem aterialnego w ynalazku lub know-how w sytuacji, gdy nie nadaje się ono do w ykorzystania w sposób określony w umowie licencyjnej. Co więcej, licencjodawca może gw arantow ać, że technologia po siad a określone właściwości.
K onkludując m ożna stw ierdzić, że stosunek licencyjny pow inien być o party n a szczególnej więzi zaufania pomiędzy licencjodawcą a licencjobior cą. W arunkuje ona praw idłow ą współpracę przy przekazyw aniu doświadczeń i inform acji poufnych oraz w drożeniu danego rozw iązania. Ze względu na wysokie ryzyko zw iązane z zastosow aniem nowej technologii, ja k też łatwość n a ru sz e n ia dóbr niem aterialnych, niejednokrotnie konieczne je s t precyzyjne uregulow anie kw estii wzajem nych praw i obowiązków stron. Może to wpły nąć n a um iejętne rozłożenie ryzyka i kosztów przedsięwzięcia.
S u m m a ry
L ia b ility fo r fa ilu r e to p e rfo rm o r im p ro p er p erfo rm a n ce o f th e c o n tra c t fo r g r a n tin g a p a te n t licen se o r know-how
K ey w ords: licen se, p a te n t, know -how , resp o n sib ility .
The article in its content covers th e liability rules in th e license ag re em ent, w hen th e subject of th e perform ence is th e rig h t of a p a te n t or know how. Discusses th e types and reasons of liability, as well as situatio ns w here one can ta lk about non-execution or im proper perform ance of th e obligation by th e sides of th e agreem ent. In particu lar, it covers the defective of the item , which can tak e a form of th e expiration of th e p a te n t or the “physical defect” of th e invention, w hich m ay include a lack of technical u tility or profitability. It also p resen ts th e g u a ra n tee liability in relatio n to p a te n t licenses and know-how. In th e course of deliberations the purpose was to show the influence of item characteristics (right to a p a te n t for an invention or know-how) on th e rig h ts and obligations of the p a rties in th e perform ance obligation. In sum m ary considerations th e article expressed dem and for p re cise form ulation of th e rig h ts an d obligations of the p a rties of th e license agreem ent. This is ju stified by th e fact th a t th e contract, w hich usually applies to new technologies and th e perform ance, is subject to high risk.
