Istota i charakter prawny licencji patentowych

Umowy, których przedmiotem jest korzystanie z wynalazku chronionego patentem, określa się mianem umów licencyjnych. Są to czynności prawne, na podstawie których uprawniony z patentu (licencjodawca) udziela innej

osobie (licencjobiorcy) upowaŜnienia do korzystania ze swojego

opatentowanego wynalazku (art. 66 ust. 2 ustawy p.w.p.). To właśnie upowaŜnienie określa się jako licencję.

Podkreślić naleŜy, Ŝe przedmiotem upowaŜnienia moŜe być takŜe wynalazek zgłoszony do opatentowania, na który jeszcze nie udzielono patentu, bądź teŜ

wynalazek niezgłoszony do opatentowania, stanowiący tajemnicę

licencjodawcy.

Umowa licencyjna naleŜy do umów nienazwanych, których źródłem jest zasada swobody umów określona w art. 3531 k.c. Dodać naleŜy, Ŝe jest to umowa kreująca szczególny rodzaj zaufania i współdziałania stron, a udzieleniu licencji towarzyszą zwykle postanowienia organizujące współpracę w zakresie

120 Zasady i tryb postępowania spornego uregulowane są w rozporządzeniu Rady Ministrów z 30 sierpnia 2001 r.: Dz. U. nr 92, poz. 1018.

79

wdraŜania produkcji przez licencjobiorcę, udostępniania poufnych informacji i doświadczeń technicznych, udzielania pomocy technicznej.

Umowa licencyjna jest kwalifikowana jako czynność prawna rozporządzająca, gdyŜ udzielenie licencji prowadzi do obligacyjnego obciąŜenia patentu, polegającego na ustanowieniu na rzecz licencjobiorcy uprawnienia ograniczającego patent, skutecznego względem uprawnionego z patentu¹²¹. Kwalifikację tę potwierdza postanowienie przepisu art. 78 ustawy p.w.p., zgodnie z którym w razie przejścia patentu obciąŜonego licencją, umowa licencyjna jest skuteczna wobec następcy prawnego.

Umowa licencyjna, pod rygorem niewaŜności, wymaga zachowania formy pisemnej (art. 76 ust. 1 ustawy p.w.p.). Do zachowania tej formy wystarcza złoŜenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli. Z oświadczeniem woli złoŜonym w formie pisemnej jest równowaŜne oświadczenie woli złoŜone w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waŜnego kwalifikowanego certyfikatu (art. 78 par. 2 k.c.).

Czas trwania umowy określają strony umowy. Licencja wygasa najpóźniej z chwilą wygaśnięcia patentu.

Generalnie wyróŜnić moŜna następujące rodzaje licencji: 1) licencja niewyłączna, 2) licencja wyłączna, 3) licencja pełna, 4) licencja ograniczona, 5) licencja aktywna, 6) sublicencja, 7) licencja otwarta, 8) licencja dorozumiana.

Licencja niewyłączna jest umową, w której nie zastrzeŜono na rzecz licencjobiorcy wyłączności korzystania z wynalazku w określony sposób. Udzielenie takiej licencji jednej osobie nie wyklucza moŜliwości udzielenia licencji innym osobom, a takŜe jednoczesnego korzystania z wynalazku przez uprawnionego z patentu (art. 76 ust. 4 ustawy p.w.p.).

Licencja wyłączna to umowa, na podstawie której licencjodawca zobowiązuje się do nieudzielania dalszych licencji innym osobom.

Zarówno licencja niewyłączna, jak i wyłączna, mogą być wpisane, na wniosek zainteresowanego, do rejestru patentowego. W przypadku wpisania do rejestru patentowego licencji wyłącznej, w myśl art. 76 ust. 6 ustawy p.w.p., uprawniony z licencji wyłącznej wpisanej do rejestru moŜe na równi z uprawnionym z patentu dochodzić roszczeń z powodu naruszenia patentu, chyba Ŝe umowa licencyjna stanowi w tej kwestii odmiennie.

80

RozróŜnienie na licencję pełną i ograniczoną jest dokonywane ze względu na zakres upowaŜnienia do korzystania z wynalazku. JeŜeli strony umowy wprowadziły ograniczenia zakresu korzystania z wynalazku (np. ograniczenia czasowe, terytorialne itp.) przez licencjobiorcę, umowa ma charakter licencji ograniczonej. Natomiast gdy w umowie licencyjnej nie przewidziano takich ograniczeń, licencjobiorca ma prawo korzystać z wynalazku w takim samym zakresie jak licencjodawca. Wówczas mamy do czynienia z licencją pełną. Licencja aktywna jest umową, w której licencjodawca jest obowiązany do przekazania licencjobiorcy wszystkich posiadanych przez niego w chwili zawarcia umowy licencyjnej informacji i doświadczeń technicznych potrzebnych do korzystania z wynalazku (art. 77 ustawy p.w.p.).

Uprawniony z licencji moŜe udzielać dalszej licencji (sublicencji) tylko za zgodą uprawnionego z patentu; udzielenie dalszej sublicencji jest niedozwolone (art. 76 ust. 5 ustawy p.w.p.). Stosunek sublicencyjny powstaje na podstawie umowy zawartej przez licencjobiorcę z osobą trzecią (dalszym licencjobiorcą), za zgodą uprawnionego z patentu. Oczywiście uprawniony z licencji moŜe upowaŜnić dalszego licencjobiorcę do korzystania z wynalazku tylko w takim zakresie, w jakim sam to upowaŜnienie nabył od uprawnionego z patentu. Zgoda na udzielenie sublicencji moŜe być wyraŜona w samej umowie licencyjnej; niekiedy dotyczy ściśle określonej grupy osób, które mogą być potencjalnymi sublicencjobiorcami.

W przepisie art. 80 ustawy p.w.p. uregulowana jest licencja otwarta. Uprawniony z patentu moŜe złoŜyć w Urzędzie Patentowym oświadczenie o gotowości udzielenia licencji na korzystanie z jego wynalazku. Oświadczenie takie nie moŜe zostać odwołane ani zmienione. Jest ono traktowane jako nieodwołalna oferta w rozumieniu przepisów art. 66 i 69 k.c. Informacja o złoŜeniu oświadczenia podlega wpisowi do rejestru patentowego. W przypadku złoŜenia oświadczenia o gotowości udzielenia licencji otwartej opłaty okresowe za ochronę wynalazku zmniejsza się o połowę. Postanowienie to stosuje się równieŜ do jednorazowej opłaty za ochronę lub do pierwszej opłaty okresowej, jeŜeli ta zmniejszona opłata wpłynie wraz z oświadczeniem najpóźniej w wyznaczonym terminie (art. 80 ust. 3 ustawy p.w.p.). Licencja otwarta jest pełna i niewyłączna, a opłata licencyjna nie moŜe przekraczać 10% korzyści uzyskanych przez licencjobiorcę w kaŜdym roku korzystania z wynalazku, po potrąceniu nakładów (art. 80 ust. 4 ustawy p.w.p.).

Licencję otwartą uzyskać moŜna – w myśl art. 80 ust. 5 ustawy p.w.p. – przez: zawarcie umowy licencyjnej albo przystąpienie do korzystania z wynalazku bez podjęcia rokowań lub przed ich zakończeniem. W tym ostatnim przypadku licencjobiorca jest zobowiązany zawiadomić o tym pisemnie licencjodawcę w terminie miesiąca od chwili przystąpienia do korzystania z wynalazku.

Przepis art. 81 ustawy prawo własności przemysłowej stanowi, Ŝe jeŜeli umowa o wykonanie prac badawczych lub inna podobna umowa nie stanowi inaczej, domniemywa się, Ŝe wykonawca prac udzielił zamawiającemu licencji

81

na korzystanie z wynalazków zawartych w przekazanych wynikach prac, tzw. licencji dorozumianej. Wskazany przepis określa konsekwencje prawne umowy o prace badawcze i umów podobnych, w ramach których następuje przekazanie zamawiającemu przez wykonawcę, jednostkę badawczo-rozwojową lub instytucję naukową wyniku prac zawierających wynalazek. Domniemanie ustanowione w tym przepisie pozwala uniknąć wątpliwości co do tego, czy odbiorca wyniku zamówionej pracy ma prawo z tego korzystać. W braku domniemania, w sytuacji, gdy umowa nie reguluje prawa do korzystania z wynalazku stanowiącego wynik pracy, zamawiający dopuszczałby się naruszenia patentu. Dyspozytywny charakter przepisu świadczy o tym, Ŝe strony mogą wyłączyć licencję dorozumianą. W takim przypadku uzyskanie przez zamawiającego prawa do korzystania z wynalazku moŜe nastąpić w ramach odrębnie wynegocjowanej i zawartej umowy licencyjnej.