Obrót prawami do znaku towarowego

Zgodnie z treścią art. 162 ust. 1 ustawy prawo własności przemysłowej, prawo ochronne na znak towarowy jest zbywalne i podlega dziedziczeniu, co dotyczy takŜe dokonanego w Urzędzie Patentowym zgłoszenia (a takŜe prawa do pierwszeństwa do prawa ochronnego – art. 27 ust. 1 ustawy p.w.p.). Wskazany przepis wydaje się potwierdzać wniosek, iŜ podmiotem uprawnionym do znaku moŜe być osoba fizyczna, nieposiadająca przymiotu „przedsiębiorcy”, gdyŜ prawo to jest „dziedziczne” (brak było podobnego zastrzeŜenia w art. 15 ustawy o znakach towarowych z 1985 r.).

Obecnie obowiązujące przepisy nie wskazują trybu przeniesienia odpowiednich praw, ograniczając się do wskazania formy i przesłanek skuteczności wobec osób trzecich. Natomiast ustawa prawo własności przemysłowej ogranicza moŜliwość przeniesienia prawa ochronnego bez przedsiębiorstwa (cesja wolna). Zgodnie z treścią ust. 2 art. 162, moŜe to nastąpić tylko wtedy, gdy nie zachodzi moŜliwość wprowadzenia odbiorców w błąd co do pochodzenia towarów, ich jakości lub innych istotnych cech, w szczególności jeŜeli zbywcy nie przysługują prawa ochronne na podobne znaki towarowe dla towarów tego samego rodzaju. Przepis ten stosuje się odpowiednio do wspólnych znaków towarowych. Ponadto obowiązuje zakaz obrotu prawami ochronnymi takŜe w sytuacji, w której wywołany moŜe zostać błąd co do „ilości lub innych istotnych cech”.

Tak więc zasadą jest moŜliwość przeniesienia prawa ochronnego łącznie z przedsiębiorstwem (cesja wiązana), gdyŜ wówczas niewątpliwie unika się wywołania moŜliwości konfuzji co do pochodzenia w obrocie rynkowym.

Istotnym ograniczeniem cesji jest takŜe warunek, iŜ nie jest dozwolona, gdyŜ błąd dotyczyć moŜe „jakości lub innych istotnych cech” towaru, co podkreśla rolę rynkową, jaką znak pełni w zakresie budowania u odbiorców wyobraŜeń o towarze. W tym kontekście to niekoniecznie rzeczywiste właściwości produktu decydują o jego wartości, ale cechy te przypisujemy, kierując się oznaczeniem na nim umieszczonym. Te właśnie funkcję znaku chroni ustawodawca poprzez omawiane rozwiązanie.

Kwalifikowaną postacią moŜliwości wprowadzenia w błąd jest sytuacja, w której w dyspozycji nabywcy znajdują się juŜ znaki towarowe podobne, przeznaczone dla towarów tego samego rodzaju. W tym przypadku nie jest dozwolone przeniesienie praw, gdyŜ niewątpliwie „dodanie” do znaków juŜ posiadanych nowego – „podobnego” – przewaŜnie wywoła konfuzję co do pochodzenia i to nie tyle w odniesieniu do nabytego znaku, ile do będących juŜ w posiadaniu przedsiębiorcy znaków nabywającego. Zasady, o których mowa, mają odpowiednie zastosowanie do wspólnych znaków towarowych (art. 162 ust. 2 i nast. ustawy p.w.p.).

Ustawodawca reguluje równieŜ przypadek, w którym dochodzi do częściowego zbycia znaku. OtóŜ według ust. 4 art. 162 ustawy p.w.p., prawo

145

ochronne na znak towarowy moŜe być równieŜ przeniesione, z zastrzeŜeniem ust. 2, w stosunku do niektórych towarów, dla których znak jest zarejestrowany, jeŜeli towary, dla których znak pozostaje zarejestrowany na rzecz zbywcy, nie są tego samego rodzaju. Z chwilą przeniesienia prawo to traktuje się jako niezaleŜne od prawa przysługującego zbywcy. Tak więc nabywca zyskuje uprawnienie do uŜywania znaku, choć moŜe nim opatrywać wyłącznie towary odmiennego rodzaju od tych, które produkuje zbywca. RównieŜ w tym przypadku przeniesienie takie nie moŜe wprowadzać w błąd w zakresie wskazanym ust. 2 art. 162 ustawy p.w.p. Wydaje się, Ŝe w praktyce trudno ten warunek spełnić. Przepis art. 162 ust. 2 ustawy p.w.p. zdaje się potwierdzać, iŜ

krajowy ustawodawca wyraźnie preferuje cesję związaną (zasada

akcesoryjności znaku towarowego), wyjątkowo dopuszczając cesję wolną. Wspominano juŜ o tym, Ŝe cesję wolną uzasadniała nauka i ustawodawstwo francuskie¹⁹⁸ argumentując, Ŝe znak towarowy wchodzi, co prawda, w skład przedsiębiorstwa jako jeden z jego składników, ale nie musi dzielić jego losu prawnego. Przedmiotem transferu moŜe być tylko prawo z rejestracji znaku towarowego bez przedsiębiorstwa, przedsiębiorstwo wraz z prawem do znaku jako jednym z jego elementów oraz przedsiębiorstwo bez prawa do znaku towarowego, jeŜeli wolą stron składnik ten został wyłączony. Decyzja zaleŜy jedynie od woli uprawnionego.

Zwolennicy zaleŜności znaku od przedsiębiorstwa (przyjętej w prawie niemieckim), czyli cesji związanej, wywodzili ją z istoty znaku towarowego i z konieczności ochrony interesu klienteli, który wyraŜa się w konieczności zapobiegania wprowadzaniu jej w błąd co do pochodzenia towaru. Zasadniczo przeciwko cesji związanej podnosi się zarzut, Ŝe stanowi ona zbyt uciąŜliwą przeszkodę w obrocie i prowadzi do osłabienia pozycji uprawnionego z rejestracji, bowiem pozbawia go moŜliwości osiągania korzyści wyłącznie z wartości handlowej samego znaku.

Ostatecznie, o czym nadmieniano, przyjęto elastyczną interpretację przesłanki „przeniesienia przedsiębiorstwa”. Uznano, Ŝe dla jej zachowania wystarczy, gdy na nabywcę przejdzie „jądro przedsiębiorstwa” rozumiane jako doświadczenia handlowe, organizacyjne, stosunek do klienteli. Nie wymagano przeniesienia pozostałych składników. W powszechnym rozumieniu nie chodziło przecieŜ o to, aby nabywca stał się właścicielem wszystkiego, co wchodzi w skład zorganizowanego zespołu składników, ale o to, aby z punktu widzenia gospodarczego odstąpiono mu jego uŜytkowanie¹⁹⁹.

Obecnie te róŜnice w podejściu do kwestii uznawania cesji związanej i cesji wolnej w zasadzie nie stanowią przedmiotu sporu. Prawo europejskie nie narzuciło cesji wolnej, jednak powszechnie ją przyjęto (takŜe w prawie

198 Promińska U., Kilka refleksji na temat zaleŜności znaku towarowego od przedsiębiorstwa, [w:] Rzecznik Patentowy 1999 r., nr 23, s. 80 i nast.

146

niemieckim). Natomiast bardzo wyraźnie za cesją wolną opowiedziało się rozporządzenie o znaku towarowym Wspólnoty. I tak zgodnie z treścią art. 17 ust. 1 rozporządzenia, znak towarowy Wspólnoty moŜe być przeniesiony niezaleŜnie od przeniesienia przedsiębiorstwa dla wszystkich towarów lub usług, dla których został zarejestrowany – albo dla ich części. Przeniesienie całego przedsiębiorstwa, w skład którego wchodzi znak towarowy Wspólnoty, wywiera skutek równieŜ co do tego znaku, chyba Ŝe z treści umowy lub okoliczności wynika co innego.

Przepisy prawa własności przemysłowej pozytywnie rozstrzygają wątpliwości związane z moŜliwością przysługiwania prawa wyłącznego kilku podmiotom (art. 122 ustawy p.w.p.). Zgodnie z art. 159 ustawy, współuprawniony z prawa ochronnego moŜe – bez zgody pozostałych – uŜywać znaku towarowego we własnym zakresie. W sprawach nieuregulowanych do wspólnego prawa ochronnego stosuje się przepisy kodeksu cywilnego o współwłasności w częściach ułamkowych, o ile umowa o wspólności prawa nie stanowi inaczej (art. 159 ust. 2 ustawy p.w.p.). Wobec tego w praktyce moŜliwe są sytuacje, w których kilku uprawnionych (co najmniej dwóch), będzie na własny rachunek uŜywać określonego znaku.

Wolno sądzić, Ŝe stan taki nie narusza natury prawnej znaku towarowego, ani teŜ jego funkcji rynkowej. Natomiast pamiętać naleŜy o tym, Ŝe jednym z uprawnień płynących ze wspólnego prawa ochronnego jest moŜliwość zbycia go przez kaŜdego ze współwłaścicieli. W takim przypadku mamy do czynienia z rozporządzeniem rzeczą wspólną wykraczającym poza zakres zwykłego zarządu, a więc niezbędna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli (moŜe ona zostać zastąpiona przez orzeczenie sądu – art. 198 w zw. z art. 99 k.c.). WaŜność przeniesienia takŜe i w tym przypadku jest zaleŜna od spełnienia warunków określonych w art. 162 ust. 2 ustawy p.w.p., tj od ziszczenia się przesłanki w postaci niewprowadzania w błąd. Warunek ten będzie w omawianej sytuacji trudny do spełnienia, gdyŜ zwykle będzie miało miejsce równoczesne uŜywanie znaku przez kilku uprawnionych.

Odmienna sytuacja będzie miała miejsce na gruncie przepisu ust. 3 art. 162 ustawy p.w.p., w myśl którego prawo ochronne na wspólny znak towarowy moŜe być przeniesione, z zastrzeŜeniem ust. 2, jako wspólne prawo ochronne na przedsiębiorców zrzeszonych w organizacji, o której mowa w art. 136 ustawy p.w.p. Umowa o przeniesienie prawa powinna określać zasady uŜywania takiego znaku, w takim zakresie, jaki jest przewidziany dla regulaminu, o którym mowa w art. 122 ust. 2 ustawy p.w.p.

Przepis ten wskazuje przesłanki przeniesienia prawa do wspólnego znaku towarowego, o którym mowa w art. 136 i nast. ustawy. Zgodnie z tym przepisem, organizacja posiadająca atrybut osobowości prawnej, powołana do reprezentowania interesów przedsiębiorców, moŜe uzyskać prawo ochronne na znak towarowy przeznaczony do uŜywania w obrocie przez tę organizację i przez zrzeszone w niej podmioty (wspólny znak towarowy – ust. 1). Zasady

147

uŜywania w obrocie wspólnego znaku towarowego przez organizację, o której wyŜej mowa, oraz zrzeszone w niej podmioty, określa regulamin znaku przyjęty przez tę organizację (ust. 2 art. 136 ustawy p.w.p.).

Tak więc, jeśli organizacja chce przenieść prawo ochronne na zrzeszonych przedsiębiorców – przekształcając je tym samym ze „wspólnego znaku towarowego” na „wspólne prawo ochronne” – to stosuje się do tej czynności zasady ujęte we wskazanym przepisie. W szczególności chodzi o treść umowy, w której postanowieniami przedmiotowo istotnymi są zasady uŜywania znaku, pełniące w istocie funkcję regulaminu, o którym mowa w art. 122 ust. 2 ustawy p.w.p.

Dodać naleŜy, Ŝe kaŜda umowa o przeniesienie prawa ochronnego wymaga zawsze formy pisemnej ad solemitatem. Skuteczność przeniesienia wobec osób trzecich powstaje z datą wpisu przeniesienia do rejestru. W sytuacji gdy transfer prawa ochronnego następuje na podstawie umowy, której przedmiotem jest przedsiębiorstwo, umowa wymaga formy pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi (art. 75 par. 1 k.c.). Dla skuteczności przejścia prawa ochronnego wchodzącego w skład przedsiębiorstwa konieczne jest takŜe ujawnienie jego przeniesienia w rejestrze.

Prawo ochronne na znak towarowy moŜe być przedmiotem umowy licencyjnej, do której stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące umów licencji patentowych (art. 163 ustawy p.w.p.). Umowa licencyjna umoŜliwia poszerzenie liczby podmiotów uprawnionych do uŜywania znaku.

Ustawa prawo własności przemysłowej, zgodnie z rozwiązaniami europejskimi, przewiduje moŜliwość stosowania umów licencyjnych mających za przedmiot znak towarowy. Uprawniony z prawa ochronnego na znak towarowy moŜe udzielić innej osobie upowaŜnienia do uŜywania znaku, zawierając z nią umowę licencyjną. Umowa wymaga formy pisemnej ad

solemitatem. Podlega wpisowi do rejestru na wniosek uprawnionego. Wpis do

rejestru zapewnia skuteczność licencji wobec osób trzecich. Tylko uprawniony z licencji wpisanej do rejestru moŜe na równi z uprawnionym z prawa ochronnego dochodzić roszczeń z tytułu naruszenia prawa ochronnego, chyba Ŝe umowa licencyjna stanowi inaczej. Przedmiotem umowy jest upowaŜnienie do uŜywania zarejestrowanego znaku, a więc do wykonywania kompetencji objętych prawem wyłącznym uprawnionego z rejestracji. Tak więc prawo ochronne musi istnieć.

Licencja wygasa najpóźniej z chwilą wygaśnięcia prawa ochronnego. Na jej podstawie uprawniony z tytułu prawa ochronnego zobowiązuje się do zaniechania wobec licencjobiorcy roszczeń z tytułu naruszenia prawa ochronnego. MoŜe jednak podnieść takie roszczenia, jeŜeli licencjobiorca narusza postanowienia umowy licencyjnej, odnoszące się do czasu i zakresu jej obowiązywania, postaci znaku, wskazania towarów, dla których udzielono licencji, oraz ich jakości (art. 296 ust. 4 ustawy p.w.p.). Zakres upowaŜnienia licencyjnego powinien być ściśle określony w umowie (licencja ograniczona).

148

W braku klauzul ograniczających licencjobiorca ma prawo uŜywania znaku towarowego w takim zakresie, jak uprawniony z tytułu prawa ochronnego (licencja pełna).

Licencja moŜe być udzielona jako wyłączna lub niewyłączna. Licencjobiorca moŜe udzielić sublicencji na uŜywanie znaku towarowego w zakresie otrzymanego upowaŜnienia. Licencjobiorca moŜe wskazać, Ŝe korzysta z licencji na uŜywanie znaku towarowego poprzez umieszczenie oznaczenia „lic.” w sąsiedztwie znaku towarowego.

W przypadku przeniesienia prawa ochronnego będącego przedmiotem licencji umowa licencyjna jest skuteczna wobec następcy prawnego (art. 78 w zw. z art. 163 ust. 1 ustawy p.w.p.).

Warto wspomnieć o tym, Ŝe istnieje równieŜ moŜliwość udzielenia licencji na znak wspólny i przez współuprawnionych do znaku. Jeśli chodzi o pierwszą moŜliwość, to wydaje się, iŜ poszerzenie kręgu uprawnionych moŜe nastąpić jedynie przez przystąpienie danego przedsiębiorcy do organizacji. W drugim przypadku nie jest ona wykluczona, jednakŜe z zastrzeŜeniem art. 122 ust. 1 ustawy p.w.p.

Dla skuteczności umowy nie jest wymagany wpis do rejestru, choć odpowiednio stosowany przepis ust. 6 art. 76 ustawy przewiduje w tym względzie pewne zasady. W szczególności uprawniony z licencji wyłącznej wpisanej do rejestru moŜe na równi z uprawnionym z prawa ochronnego dochodzić roszczeń z powodu naruszenia tego prawa, chyba Ŝe umowa licencyjna stanowi odmiennie.