Zdolność odróżniająca wybranych form przedstawieniowych niekonwencjonalnych

znaków towarowych

10.1. Kolor per se

Jak wspomniano wcześniej, znak towarowy w postaci abstrakcyjnego koloru jest znakiem nieograniczonym przestrzennie, a więc ochronie podlega kolor sam w sobie, niezależnie od tego, jaką przybierze formę lub na jakim towa-rze się znajdzie (oczywiście w granicach grupy towarów, dla których został

60 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/2436 z dnia 16 grudnia 2015 r.

mająca na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków to-warowych: Dz.Urz.UE.L Nr 336, str. 1, pkt (13) preambuły.

zgłoszony)⁶¹. Główną przeszkodą, która najczęściej stoi na drodze do rejestracji, jest wymóg graficznej przedstawialności. Podkreśla się również, że natura te-goż znaku nie zawsze pozwala na przekazywanie jednoznacznych informacji⁶². Stanowisko to jest uzasadnione powszechnym stosowaniem barw w obrocie, w szczególności na opakowaniach towarów, szyldach sklepowych i w rekla-mie⁶³. W przywoływanym już orzeczeniu w sprawie Libertel Trybunał trafnie wskazał, iż przyznanie pierwotnej zdolności odróżniającej takiego znaku może mieć miejsce tylko w wyjątkowych okolicznościach, gdy rynek towarów syg-nowanych znakiem jest dość specyficzny, a krąg odbiorców ograniczony. Z tym poglądem trudno byłoby polemizować, gdyż powszechne używanie kolorów dla różnych towarów jest czymś naturalnym i nie sposób od razu stwierdzić, że dana barwa identyfikuje towar z przedsiębiorcą. Trybunał podkreślił też, że problemy w uzyskaniu pierwotnej zdolności odróżniającej nie wykluczają możliwości nabycia zdolności odróżniającej wtórnej. Wskutek używania znaku względem określonych towarów, docelowi odbiorcy przyzwyczajają się bowiem do posługiwania się przez przedsiębiorców jedną barwą i wtedy o wiele łatwiej wykazać zdolność znaku do identyfikowania towarów z określonym przed-siębiorcą, od którego pochodzą⁶⁴. Znak towarowy w postaci abstrakcyjnego koloru może zostać zarejestrowany zarówno samodzielnie, jak i łącznie z inną barwą, tworząc tym samym kompozycję kolorystyczną będącą zestawieniem kolorów. W praktyce można zauważyć, że znak składający się z kilku barw ma większą zdolność odróżniającą niż pojedynczy kolor. Rejestracja takich znaków nie jest jednak łatwiejsza – muszą one spełniać takie same wymogi, co znak w postaci pojedynczego koloru, ale zauważa się większą łatwość w zapamiętaniu zestawienia kolorów przez docelowych odbiorców, a to prze-kłada się na większą zdolność do identyfikacji towarów, jako pochodzących od określonego przedsiębiorcy, i co ważne, zdolność do wyróżniania tychże towarów od towarów podobnych lub takich samych, ale pochodzących od innych przedsiębiorców⁶⁵. Podkreślenia wymaga również fakt, iż przy ocenie zdolności odróżniającej znaku towarowego w postaci bezkształtnego koloru nie można stosować ostrzejszych kryteriów niż w stosunku do innych znaków towarowych, w szczególności znaków konwencjonalnych⁶⁶. Dla oceny zdolności odróżniającej koloru istotne znaczenie ma również interes publiczny – gama

61 Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 6 maja 2003 r., sygn. C ‑104/01, Legalis: 154294;

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 22.06.2006 r., sygn. C ‑24/05 P, Legalis: 76492.

62 Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 6 maja 2003 r., sygn. C ‑104/01, Legalis: 154294.

63 P. Funka, Zdolność odróżniająca…, s. 62–63.

64 Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 6 maja 2003 r., sygn. C ‑104/01, Legalis: 154294.

65 Stefanicki R., Prawne granice ochrony koloru jako znaku towarowego, Monitor Prawniczy 2002, nr 4, s. 166–169.

66 Wyrok Sądu z dnia 7 lutego 2002 r., sygn. T ‑88/00, Legalis: 153376; Wyrok Sądu z dnia 29 kwietnia 2009 r., sygn. T ‑23/07, Legalis: 126960; Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 19 maja 2004 r., sygn. C ‑447/02 P, Legalis: 125158.

barw dostępnych i wprost zauważalnych dla ludzkiego oka jest ograniczona.

Nieuzasadnione byłoby więc przyznawanie swoistego monopolu na kolor, jeśli posługuje się nim wielu przedsiębiorców. Argument ten jest zbieżny ze stanowi-skiem, iż nieograniczony przestrzennie kolor może być zarejestrowany jedynie dla towarów w wąskiej i specyficznej branży⁶⁷. Kolejną wskazówkę dotyczącą zdolności odróżniającej znaków towarowych przedstawiających kolor per se dostarczył Sąd (dawniej Sąd Pierwszej Instancji), rozpatrując sprawę firmy Stihl, dotyczącą rejestracji koloru pomarańczowego. W orzeczeniu tym wskazano, że kolor pomarańczowy najczęściej wykorzystuje się w celu ostrzegania przed niebezpieczną częścią narzędzi, co powoduje, że kolor ten nie jest zdolny do wskazywania pochodzenia towarów od przedsiębiorcy. Podobnie postąpiono z kolorem czerwonym oraz żółtym, których zadaniem, w przypadku towarów należących do kategorii związanych z budownictwem, jest ostrzeganie przed niebezpieczeństwem i sygnalizowanie o zagrożeniu⁶⁸. Jak widać, argumentacja sądu opierała się głównie na założeniu, że w odniesieniu do danych towarów określony kolor nie może być zarejestrowany, ponieważ pełni ważne funkcje – w tym wypadku ostrzegawcze i ochronne.

Warto również przypomnieć ustalenia Sądu w sprawie nabycia wtórnej zdolności odróżniającej znaku towarowego w postaci koloru fioletowego dla operatora telefonii komórkowej PLAY. W rozpatrywanej sprawie Sąd zauważył, że kolor fioletowy zazwyczaj jest używany łącznie z innymi elementami, np.

z białym napisem mającym podświetloną linię lub logo sieci Play na fioletowym tle. Taki układ powodował wątpliwość, czy docelowi odbiorcy przypisują pierw-szoplanową rolę kolorowi fioletowemu, czy logo lub jasnym napisom, które na ciemniejszym fioletowym tle były dość mocno skontrastowane⁶⁹. Łączenie koloru ze znakiem słownym lub graficznym powoduje również poważne impli-kacje dla oceny, czy znak towarowy po zarejestrowaniu jest faktycznie używany przez przedsiębiorcę, któremu przysługuje ochrona ze znaku. Otóż, jeśli posłu-giwałby się kolorem wraz z innym oznaczeniem, odbiorcy po dłuższym czasie mogliby postrzegać te elementy jako jedność, a co za tym idzie, odróżnianie towarów od towarów podobnych lub takich samych, ale pochodzących od in-nych przedsiębiorców, nie odbywałoby się dzięki samemu znakowi w postaci koloru per se, ale łącznie z innym elementem⁷⁰.

67 M. Mazurek, Rejestracja pojedynczego koloru jako znaku towarowego, Prace Instytutu Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego 2004, nr 86, s. 226.

68 A. Ziarno, Zdolność rejestrowa koloru per se jako wspólnotowego znaku towarowego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego 2011, nr 4, s. 126–154.

69 Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 marca 2015 r., sygn. II GSK 371/14, Legalis: 1310920.

70 M. Mazurek, Rejestracja pojedynczego koloru jako znaku towarowego, Prace Instytutu Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego 2004, nr 86, s. 238–239.

10.2. Dźwięk

Mimo dużej popularności dźwiękowych znaków towarowych, praktyka po-kazuje, że rejestracja dźwięku może stanowić wyzwanie. Po pierwsze, melodia powinna być odpowiednio krótka, aby możliwe było jej zapamiętanie przez odbiorców. Nie wypracowano jednak jednoznacznych kryteriów, z ilu dźwię-ków powinna się maksymalnie składać lub jak długo powinna trwać. Ponadto, dźwięk ten nie może wynikać z natury towaru, nie może być też uwarunko-wany uzyskaniem określonego efektu technicznego. Przykładem takiego znaku dźwiękowego uwarunkowanego rozwiązaniem technicznym mógłby być dźwięk pracującego silnika, odgłos pralki lub nawet dźwięk wabika imitujący głos określonego gatunku ptaka, służący do nawoływania tych osobników.

10.3. Zapach

Choć zmiana przepisów unijnych, polegająca na usunięciu warunku speł-nienia graficznej przedstawialności, miała otworzyć drogę do rejestracji nie-konwencjonalnych znaków towarowych, to wydaje się, iż w przypadku znaków zapachowych nadal będzie to dość utrudnione. Przede wszystkim, aby znak ten był przedstawiony w sposób pozwalający – tak odbiorcom, jak i właściwym organom – ustalić przedmiot ochrony w sposób jednoznaczny i dokładny, konieczne byłoby umożliwienie percepcji tegoż znaku w jakiś łatwo dostępny sposób. Jak pokazują wcześniejsze doświadczenia, przedstawienie graficzne nie spełni tych wymogów, albowiem opis nie jest ani jasny, ani dokładny, zaś wzór chemiczny nie jest zrozumiały dla przeciętnych odbiorców. Dołączenie próbki zapachu również nie jest wystarczające. Primo, zapach jest nietrwały, co doprowadziłoby do jego zmiany wraz z upływem czasu. Możliwe, że miałby inną postać w momencie zgłoszenia, a inną podczas rozpatrywania przez właś-ciwe organy. Secundo, u każdego człowieka receptory węchu mogą odmiennie odbierać woń, co wiąże się z brakiem obiektywizmu. Tak duża zmienność postaci znaku, jak i różnorodność odbioru nie pozwala na ustalenie przedmiotu ochrony, co w mojej ocenie przesądza o niemożności rejestracji zapachowych znaków towarowych.

Odnosząc się do kwestii zdolności odróżniającej zapachowych znaków to-warowych, trudno wyobrazić sobie zapachowe oznaczenie, które w ogóle speł-niałoby warunki znaku towarowego. Choć Trybunał Sprawiedliwości w sprawie Sieckmanna⁷¹ wyraźnie dopuścił taką możliwość, póki co brak w doktrynie głosów przedstawiających propozycje ukazania znaku zapachowego w

spo-71 Wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2002 r., sygn.

C ‑273/00, Legalis: 153627; pkt 55 Wyroku.

sób pozwalający odbiorcom na jednoznaczne i dokładne ustalenie przedmiotu ochrony. Wydaje się, iż rozwiązania problemu nie przyniesie również stworzenie międzynarodowej klasyfikacji zapachów na wzór międzynarodowej klasyfikacji kolorów. Problemem byłby głównie brak trwałości, czyli ulotność zapachów, gdyż dla dokładnego przedstawienia konieczne byłoby załączenie próbek zapa-chów. Nawet gdyby w takiej sklasyfikowanej bazie zapachów znajdowały się wyłącznie „proste” zapachy, opisane za pomocą słów, wraz ze zdjęciem owocu czy kwiatku produkującego zapach (np. zapach pomarańczy, zapach trawy, zapach konwalii, zapach bzu, zapach róż), to choć każdy przeciętny odbiorca wie, o jaki zapach chodzi – przeszkodą byłby brak obiektywizmu w odbiorze.

Skoro więc zapachów nie można byłoby trwale, jednoznacznie i obiektywnie przedstawić w międzynarodowym rejestrze zapachów, to tym bardziej podanie oznaczenia takiego zapachu zgodnie z taką klasyfikacją nie spełniałoby wymo-gów rejestracji znaku towarowego.

10.4. Smak

Dotychczas nie odnotowano rejestracji smakowego znaku towarowego, a próby uzyskania ochrony kończyły się fiaskiem. Jednym ze smakowych ozna-czeń, które chciano zarejestrować był sztuczny, truskawkowy smak lekarstw⁷². Głównym powodem odmowy rejestracji było niespełnienie przesłanki graficz-nej przedstawialności. Podnoszono, że opis „sztuczny smak truskawkowy” nie daje jednoznacznego komunikatu, a niejednolitość postrzegania uniemożliwia pełnienie funkcji odróżniania towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów in-nego. Drugim z przykładów jest próba rejestracji smaku pomarańczy dla leków przeciwdepresyjnych⁷³. Podobnie jak w przypadku wcześniej przytoczonej spra-wy, główną przeszkodą był wymóg graficznej przedstawialności. Podnoszono również, że smak jest tylko jedną z dodatkowych cech produktu, a nie jego elementem wyróżniającym.

Zmianę tej sytuacji może przynieść Dyrektywa 2015/2436, jednak w przy-padku smakowych znaków prognoza nie jest zbyt optymistyczna, albowiem znak musi być przedstawiony w taki sposób, aby właściwe organy lub odbiorcy mogli jednoznacznie i dokładnie ustalić przedmiot ochrony udzielonej właścicielowi

72 Wyrok Cour d’Appeal de Paris z 3 października 2003 r., sygn. R 120/2001 ‑2, w sprawie Eli Lilly and Company. Za: J.M. Doliński, Smak oraz jego receptura jako przedmiot praw włas‑

ności przemysłowej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej, Kraków 2012, nr 2, s. 65–66.

73 N.V.Organon, 79 U.S.P.Q.2d (BNA) 1639 (TTAB 2006). Za: Doliński J.M, Smak oraz jego receptura jako przedmiot praw własności przemysłowej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej, Kraków 2012, nr 2, s. 66–67.

znaku towarowego⁷⁴. Należałoby zastanowić się, w jaki sposób można przed-stawić znak smakowy, by jego odbiór był jednoznaczny i dokładny. Dołączanie próbki smaku nie jest możliwe z uwagi na ograniczony termin zdatności pro-duktów do spożycia. Smak, podobnie jak zapach, zmienia się wraz z upływem czasu. Ponadto, percepcja smaku jest niejednolita, zależy bowiem od kubków smakowych każdego człowieka. Opis smaku zawsze pozostaje niedookreślony – przykładowo, truskawki mogą smakować odmiennie w zależności od miejsca dojrzewania, nasłonecznienia, czy gatunku.

Wydaje się, iż tak restrykcyjne podejście do oceny znaków niepostrzegal-nych zmysłem wzroku nie nadąża za obecną, ciągle zmieniającą się potrzebą rynku. Wyjściem mogłoby być dopuszczenie do rejestracji wszystkich znanych smaków oczywistych, np. wanilii, cynamonu itp. co czyniłoby zadość wymogo-wi odpowymogo-wiedniego odbioru⁷⁵. Przedstawione rozwiązanie wiązałoby się jednak ze swoistą monopolizacją podstawowych smaków, które powinny być dostępne dla wszystkich uczestników obrotu. W literaturze pojawiają się również głosy przeciwne liberalizacji wymogów rejestracji znaków towarowych, w myśl któ-rych dopuszczenie rejestracji znaków smakowych na szeroką skalę mogłoby doprowadzić do utrudniania prowadzenia działalności gospodarczej, albowiem inni przedsiębiorcy nie mogliby z nich korzystać⁷⁶. Zważając na potrzeby rynku, zasadne jest opowiedzenie się za dopuszczeniem rejestracji niekonwencjonal-nych znaków towarowych. Dużym problemem jest jednak spełnienie wymogów rejestracji, ponieważ przy obecnym stanie techniki dość trudno byłoby przedsta-wić znak smakowy w sposób, który wskazywałby jednoznacznie na przedmiot ochrony. Z kolei całkowitą rezygnację z konieczności przedstawienia znaku w sposób jednoznaczny dla organów i odbiorców trzeba stanowczo wykluczyć, niemożność ustalenia przedmiotu ochrony wiązałaby się bowiem z faktycznym brakiem ochrony takiego znaku. Opisywana zmiana niewątpliwie ma skłonić do pobudzenia kreatywności przedsiębiorców w przedstawianiu niekonwen-cjonalnych oznaczeń. Póki co, rozważania te mają jednak charakter wyłącznie teoretyczny – dopiero zgłoszenia takich znaków i decyzje właściwych urzędów w stosunku do nich pokażą, czy usunięcie wymogu graficznej przedstawial-ności było tylko pustą, niemożliwą do wykorzystania zmianą, czy faktycznie otworzyło drogę do uzyskania ochrony różnego rodzaju niekonwencjonalnych znaków towarowych.

74 Art. 3 pkt b) Dyrektywy 2015/2436.

75 Podobne stanowisko wyraża W. Włodarczyk, Zdolność odróżniająca znaku towarowego, Lublin 2001, s. 147.

76 A. Michalak, Znaki niedostrzegalne wizualnie: dźwiękowe, zapachowe, smakowe. Rzecz-pospolita 2005, nr z 5.12.2015 r., s. 4.

10.5. Trójwymiarowe znaki przestrzenne

Ciekawym przykładem zarejestrowanego trójwymiarowego znaku towaro-wego jest znak przedstawiający w formie kolorotowaro-wego rysunku – głównie stalo-woszarego i jasnobrązowego – flagowe sklepy („flagship stores”) firmy Apple, dla usług z klasy 35 klasyfikacji nicejskiej, tj. do „usług handlu detalicznego dotyczących komputerów, oprogramowania komputerowego, urządzeń peryfe-ryjnych, telefonów przenośnych, elektroniki użytkowej i akcesoriów oraz zwią-zanych z nimi pokazów towarów”, a więc dla towarów oferowanych w salonie Apple Store. Znak ten został najpierw zarejestrowany w Stanach Zjednoczonych, a następnie złożono wniosek o rozszerzenie terytorialne ochrony również w kra-jach europejskich. W niektórych z nich krajowe urzędy rejestrowały przedmio-towy znak bez zastrzeżeń, ale nie wszędzie – Deutsches Patent und Markenamt odmówił rejestracji przedstawionemu znakowi towarowemu, twierdząc, iż o ile przedstawienie powierzchni handlowej może być postrzegane przez konsumenta jako wskazówka odnosząca się do wartości i przedziału cenowego towaru, o tyle na pewno nie może wskazywać na jego pochodzenie. DPMA dodał przy tym, że przedmiotowa powierzchnia sklepu nie wyróżnia się niczym charakterystycz-nym na tle innych sklepów oferujących sprzęt elektroniczny. W wyniku skargi na powyższą decyzję, sprawą zajął się Bundespatentgericht, który twierdząc, iż przedmiotowy przestrzenny znak towarowy posiada cechy wyróżniające wzglę-dem innych powierzchni sklepowych w branży elektronicznej, uznał iż sprawa wymaga głębszego rozeznania w dziedzinie znaków towarowych, dlatego zwró-cił się do Trybunału Sprawiedliwości z czterema pytaniami prejudycjalnymi.

Trzy z postawionych pytań sprowadzały się głównie do problemu, czy znak to-warowy przedstawiający powierzchnię handlową dla usług oferowanych w tym sklepie (znak pełni tu rolę ucieleśnienia lub materializacji usługi) może być oceniany tak jak trójwymiarowy znak towarowy w formie opakowania towaru.

Jak określono w orzeczeniu, czy „przedstawienie materializujące usługę może być zrównane z opakowaniem”? Trybunał, odpowiadając na zadane pytania, w pierwszej kolejności ustalił, iż przedstawienie powierzchni za pomocą rysun-ku może stanowić znak towarowy, o ile nadaje się do odróżniania towarów lub usług jednego przedsiębiorstwa od towarów lub usług innych przedsiębiorstw.

Trybunał, odnosząc się do kwestii zdolności odróżniającej powyższego znaku, wskazał przy tym, iż przedstawienie za pomocą rysunku powierzchni sklepowej może umożliwiać odróżnianie towarów lub usług przedsiębiorstwa od towarów lub usług innego przedsiębiorstwa, ponieważ nie jest wykluczone, aby tak przed-stawiony znak towarowy mógł identyfikować konkretne towary lub usługi jako pochodzące z określonego przedsiębiorstwa, szczególnie gdy zagospodarowanie powierzchni znacząco różni się od przyjętych w danym sektorze zwyczajów. Co ważne, podniesiono również, że aby rejestracja znaku była możliwa, zdolność odróżniającą znaku przedstawiającego powierzchnię handlową trzeba oceniać

w odniesieniu do konkretnych towarów lub usług, dla których został zgłoszony oraz z uwzględnieniem postrzegania go przez właściwy krąg odbiorców. Jak widać, w przywołanym orzeczeniu nie poświęcono zbyt wiele uwagi problema-tyce zdolności odróżniającej znaku przedstawiającego powierzchnię handlową, ale wyrażono w nim ogólną zasadę oceny przedmiotowego znaku, zgodnie z którą kryteria powinny być takie same, jak w odniesieniu do innych znaków towarowych⁷⁷.

Wspomniane orzeczenie na pierwszy rzut oka może stanowić swego rodzaju nowość w temacie postaci znaków towarowych. Jednak jak pokazuje analiza orzeczenia, ocena jego zdolności odróżniającej sprowadza się do pytania, czy wygląd sklepu odróżnia usługi w nim świadczone, które polegają głównie na nakłanianiu konsumentów do nabycia oferowanych w salonie Apple Store towa-rów. Orzeczenie to można ocenić jak najbardziej pozytywnie, przede wszystkim z uwagi na „postępowość” w rejestracji znaków. Wraz ze wzrostem konkurencji rynkowej ujawnia się również potrzeba większej ochrony elementów odróżnia-jących daną markę od innych. Rejestracja ułożenia powierzchni sklepowej jest niewątpliwie wyjściem naprzeciw oczekiwaniom podmiotów funkcjonujących na rynku, inwestującym w swoją rozpoznawalność i budowanie tożsamości.

Mogą oczywiście pojawić się głosy mówiące o tym, iż ktoś, wchodząc do ta-kiego sklepu, nie będzie postrzegał jego wystroju jako znaku wskazującego na pochodzenie świadczonych w nim usług, zobaczy bowiem przed sobą kilka pro-stych stołów, na których ustawiono urządzenia elektroniczne. Ponadto, można również powiedzieć, że to nie wystrój sklepu wskazuje na źródło pochodzenia usług, ale znaki towarowe umieszczone nad wejściem, na produktach etc. Gdyby jednak przyjmować tak restrykcyjne kryteria, znaki towarowe byłyby chronione wyłączenie w nielicznych przypadkach, co kłóciłoby się z głównym założeniem ochrony własności intelektualnej.