Sprzedaż patentu lub sprzedaż licencji

Alternatywną formą sposobu urynkowienia nowej technologii lub innowa-cyjnego rozwiązania jest sprzedaż patentu lub sprzedaż licencji. Opcje takie rozważane są przez przedsiębiorstwa, które posiadają zabezpieczone zasoby własności intelektualnej, które mogą być atrakcyjne dla innych przedsiębiorstw. Decyzja o sprzedaży patentu lub licencji nie jest prosta, gdyż przedsiębiorcy stają przed dylematem, co może im się bardziej opłacać i który ze sposobów

urynkowienia (samodzielne wprowadzenie na rynek czy sprzedaż patentu/li-cencji) wiązać się może z większym ryzykiem i większą zyskownością223.

Udzielanie licencji, koncesji i zezwoleń na wykorzystanie własności inte-lektualnej przez osoby trzecie, udostępnianie know-how oraz sprzedaż posiada-nych praw lub udziałów w tych prawach może stanowić źródło dodatkowej wartości nie tylko dla licencjodawcy, ale również dla licencjobiorcy. W tym celu przedsiębiorstwa mają możliwość negocjowania, wyboru różnego rodzaju licencji i podpisywania różnego rodzaju umów z wybranym partnerem.

Generalnie licencje można podzielić na dwie grupy: licencje zwykłe i licen-cje szczegółowe, w tym licencja otwarta, dorozumiana i przymusowa224. Przed-miotem licencji zwykłej mogą być patenty, prawa ochronne, prawo z rejestracji – zarówno już uzyskane, jak i dopiero zgłoszone do urzędu patentowego. Przedmiotem licencji mogą być również rozwiązania niezgłoszone do ochrony stanowiące tajemnicę przedsiębiorcy. Licencje szczegółowe opisuje ustawa

Prawo własności przemysłowej²²⁵.

W literaturze przedmiotu autorzy, oprócz tego podziału, przytaczają także inne. W tabeli 2.12 prezentowane są wybrane rodzaje licencji.

Umowy licencyjne mogą być stosowane na różnych etapach ochrony wła-sności intelektualnej, np. wynalazku. Do kontraktów takich należą226:

• Umowy licencyjne. Licencja oznacza, że osoby trzecie mogą legalnie ko-rzystać z chronionego rozwiązania. O rodzaju licencji rozstrzygają strony umowy. Charakter i zakres licencji powinien być jasno określony w umowie. Prawo własności przemysłowej, jak i ustawa o prawie autorskim nie zawierają postanowień określających szczegółowo treści umowy licencyjnej. Umowa musi jednak zawierać upoważnienie licencyjne, w przeciwnym razie nie będzie umową licencyjną.

• Umowy quasi-licencyjne. To zezwolenie na korzystanie z cudzego wy-nalazku, jeszcze w prawdzie niechronionego patentem, lecz już zgłoszonego w urzędzie patentowym do opatentowania. Wytłumaczeniem potrzeby uzyskania zezwolenia właściciela wynalazku na korzystanie z niego jest to, że po udziele-niu patentu, jego moc obejmuje także okres pomiędzy zgłoszeniem do urzędu patentowego do udzielenia patentu. Do umów tego typu stosuje się odpowiednio przepisy o umowie licencyjnej. Treść umowy quasi-licencyjnej jest podobna do

223 R.A. Gonzalez, From the lab to market: the commercialization strategy of patented inven-tions, http://www.webmeets.com/files/papers/SAE/2005/307/Gonzalez.pdf [dostęp 5.03.2012].

224 A.H. Jasiński, Zarządzanie wynikami…, s. 161–162.

225 Ustawa z dnia 30.06.2000 r. Prawo własności przemysłowej.

226 A. Szewc, K. Zioło, M. Grzesiczak, Umowy jako prawne narzędzie…, s. 59–70. Zob. również: K. Poloczek, Umowa licencyjna, http://prawo-autorskie.wieszjak.pl/prawa-autorskie/ 208444,Umowa-licencyjna.html [dostęp 18.12.2009].

Tabela 2.12. Popularne rodzaje licencji

Rodzaj licencji Charakterystyka

Licencja zwykła Jest to najbardziej popularny typ licencji. Licencja jest zwykła jeśli prawa przyznane licencjobiorcy mogą być również przyznane innym. Typowym przykładem jest używanie komercyjnego oprogramowania Licencja szczegółowa Licencja otwarta udzielana jest na podstawie oświadczenia złożonego

w urzędzie patentowym o gotowości udzielenia licencji, jest obowiąz-kowo rejestrowana w UP

Licencja dorozumiana wynika z domniemania udzielenia licencji przez wykonawcę zleconych mu prac na rzecz zleceniodawcy

Licencja przymusowa może być udzielona przez urząd patentowy w szczególnych przypadkach określonych w ustawie

Licencja na wyłączność Licencja jest przyznawana na wyłączność, jeśli licencjobiorca jest jedynym podmiotem, któremu udzielono praw licencyjnych. Typowym przykładem tutaj jest sytuacja, w której właściciel franczyzowanego punktu fast food może otrzymać wyłączne prawo na użycie franczyzo-wanego znaku towarowego na konkretnym obszarze geograficznym Licencja patentowa

(lub innej własności intelektualnej)

Właściciel patentu (lub innego typu własności intelektualnej) ma legalne prawo wyłączenia nieautoryzowanego użycia, sprzedaży, oferty sprzedaży lub importu produktu lub usług objętych przedmiotem ochrony

Licencja na wspólny

rozwój ^{Przyjęte jest, iż jedno przedsiębiorstwo zajmujące się technologią} zawiera umowę wspólnego rozwoju z innym w celu współpracy w rozwoju produktu wymagającego specjalnych środków obu przed-siębiorstw. Kiedy rozwój nowego produktu jest zakończony, licencja na wspólny rozwój daje każdej ze stron wszystkie prawa do promocji produktu

Licencja wzajemna Są to zasadniczo dwie licencje połączone w jedną umowę, która stosowana jest kiedy każda ze stron umowy chce uzyskać konkretne prawa do własności drugiej strony

Licencja warunkowa Strony umowy ustalą w konkretnym czasie, że jeśli jedna ze stron nie wykona czegoś, wtedy stworzona zostanie licencja. Np. jeśli sprzedaw-ca oprogramowania nie dostarczy wystarczającej ilości produktu do dystrybutora, ten może otrzymać licencję na reprodukcje takich produktów z oryginału w określonym zakresie w celu zaspokojenia złożonego zamówienia zgodnie z umowa dystrybucji

Sublicencja Przepisy sublicencji udzielają licencjodawcy prawnego upoważnienia do udzielania licencji na własność intelektualna innym. Było by to powszechne, kiedy oryginalny licencjodawca ukończy rozwój i badania w kontekście zasobu patentowego, podczas gdy inni posiadają patenty uzupełniające wspólnie zarządzany zasób

Źródło: opracowanie własne na podstawie: InnoSupport: wspieranie innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach, http://www.pi.gov.pl/innosupport oraz A. Szewc, K. Zioło, M. Grzesiczak, Umowy jako prawne narzędzie transferu innowacji, PARP, Warszawa 2006, s. 13–16.

treści umowy licencyjnej. Różnice związane są z faktem, że przedmiotem umowy licencyjnej jest wynalazek już opatentowany, zaś przedmiotem umowy quasi-licencyjnej – wynalazek oczekujący na opatentowanie.

• Umowy sublicencyjne. Dotyczą stosunku licencyjnego o szczególnej, bo trójstronnej, a przy tym hierarchicznej strukturze. Stronami są: licencjodawca (np. uprawniony z patentu), licencjobiorca oraz osoba trzecia zwana „sublicen-cjobiorcą” („podlicen„sublicen-cjobiorcą”). Jest to licencja udzielona osobie trzeciej nie przez np. właściciela patentu, ale przez licencjobiorcę za zgodą właściciela. Sublicencja opiera się na prawie licencjobiorcy, co ma istotny wpływ na jej zakres. Jeżeli licencjobiorca uzyskał licencję ograniczoną, np. licencje produk-cyjną, to tylko w tych ramach może upoważnić sublicencjobiorcę do korzystania z wynalazku. Nie może go upoważnić do wprowadzania wytworzonych wyro-bów do obrotu.

• Umowy know-how. Dotyczą objęcia projektu stanem tajemnicy ich ce-lem jest ujawnienie wiedzy posiadanej przez przedsiębiorstwo innym. Powodem ich zawierania jest fakt, że osoba trzecia, chcąc zastosować poufny projekt, musi posiąść wiedzę o jego istocie. Legalne jej zdobycie bez zgody posiadacza tajemnicy jest na ogół trudne, natomiast bezprawne jej zdobycie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji. Ponadto uzyskanie szczegółów od jej posiadacza daje możliwość poznania wszystkich szczegółów tajemnicy. W przypadku tego rodzaju umów stosuje się podobnie jak do umów quasi-licencyjnych – odpo-wiednio przepisy o umowach licencyjnych.

Wady i zalety licencjonowania można rozpatrywać z punktu widzenia li-cencjodawcy i licencjobiorcy. Licencjodawca zwykle decyduje się na wybór tej drogi urynkowienia swojej technologii ze względu na brak odpowiednich zasobów lub kompetencji. Z punktu widzenia licencjobiorcy zwykle o zakupie licencji decyduje brak własnych wyników prac B+R, brak dostępu do technolo-gii, innowacji, które mogą przyczynić się do rozwoju przedsiębiorstwa. Czasami bardziej opłacalne niż prowadzenie własnej działalności badawczo rozwojowej jest korzystanie z rozwiązań już istniejących na rynku na drodze zakupu mająt-kowych praw autorskich, patentu, praw ochronnych lub praw z rejestracji od ich właściciela lub uzyskanie licencji upoważniającej do korzystania z rozwiązań chronionych w zamian za odpowiednie wynagrodzenie.

Do zalet licencjonowania można zaliczyć od strony licencjodawcy skutecz-ny zwrot kosztów z inwestycji w badania i rozwój, możliwość wprowadzania technologii na nowe rynki, do których właściciel własności intelektualnej nie miałby dostępu; tworzenie nowych stosunków, które prowadzą do współpracy w zakresie badań i rozwoju; utrzymanie kontroli nad zasobem własności intelek-tualnej dzięki umowie licencyjnej, a ze strony licencjobiorcy zapewnienie stałego dostępu do źródła rozwoju technologii czy wsparcie naukowe. Według

podręcznika UNIDO potencjalne korzyści z zakupu patentu lub licencji są następujące227:

• zakup licencji na wytwarzanie zaawansowanego technologicznie produk-tu może być najszybszym i najtańszym sposobem wejścia na rynek z nowym lub sprawdzonym produktem, lub procesem;

• jest atrakcyjny z uwagi na możliwość uniknięcia wysokich kosztów związanych z badaniami i rozwojem, zaoszczędzony czas w porównaniu z tym, jakiego wymaga droga od pomysłu technologicznego do jego realizacji, ryzyko związane z niepowodzeniem takiego produktu na rynku i/lub wysokich kosztów ewentualnego opracowania nowego projektu ze względu na konkretne potrzeby rynkowe;

• transfer licencji na technologie może zapewnić jedna lub kilka następują-cych korzyści: wyłączny lub niewyłączny patent i/lub ochronę tajemnicy handlowej, uzyskanie pomocy technicznej, produkcyjnej, marketingowej; szko-lenie, dostęp do udoskonaleń produktu objętego licencją, – jeżeli stosowne punkty zostaną włączone do umowy;

• kupujący technologie może z pomocą licencjodawcy uzyskać dostęp do najwyższej jakości surowców pozwalających wytwarzać objęte licencją produk-ty w opproduk-tymalny sposób i w najkrótszym możliwym czasie;

• uzyskanie testowych partii produktów pozwalających na rozwijanie ryn-ku nawet wtedy, gdy licencjobiorca dopiero montuje urządzenia potrzebne do rozpoczęcia produkcji.

Ta forma wprowadzania na rynek nowych technologii nie jest jednak wolna od wad. Do zagrożeń jakie się z nią wiążą należy chociażby fakt, że zakup licencji nie zawsze musi się wiązać z sukcesem, zależeć to może zarówno od sprzedawcy licencji, jak i od kupującego. Patenty mogą okazać się już naruszone albo przestarzałe, mogą nie zapewniać najwyższego poziomu technologicznego, na jaki nastawieni są w swoich oczekiwaniach nabywcy. Umowy licencyjne mogą okazać się nie w pełni korzystne dla licencjobiorcy, ze względu na zawarte w nich liczne umowy czy klauzule. I wreszcie cena za licencję może być zawy-żona.

Wszystkie te argumenty za i przeciw, które wiążą się z podejmowaniem de-cyzji o zakupie licencji powinny być indywidualnie rozważane przez sprzedają-cych i kupująsprzedają-cych licencje, a decyzja powinna być poprzedzona dogłębną analizą i konsultacją prawną.

227 Negocjacje w transferze technologii. Podręcznik szkoleniowy UNIDO, PARP, Warszawa 2004, s. II–50.